Как найти технический результат

Как найти технический результат

Чтобы системно оценить итоги реформирования применения в патентном праве понятия «технический результат», необходимо обратиться к нормативной правовой базе советского патентного или, как его раньше называли, изобретательского права. В тот период одним из самостоятельных (самодостаточных) требований к выдаче авторского свидетельства СССР на изобретение (условие патентоспособности изобретения) являлся обеспечиваемый им положительный эффект, опосредующий пользу для общества. Он же был критерием существенности признаков изобретения. Так, п. 21 Положения об открытиях, изобретениях
и рационализаторских предложениях, действовавшего с 1 января 1974 г. до принятия по существу так и не введенного в действие в связи с распадом СССР закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», было установлено: «Изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социальнокультурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект».

В п. 1.09 Инструкции по государственной научно-технической экспертизе изобретений (далее – ЭЗ-2-74) говорилось: «Существенными признаками изобретения называются такие, каждый из которых, отдельно взятый, необходим, а все, вместе взятые, достаточны для того, чтобы отличить данный объект изобретения от всех других и характеризовать его в том качестве, которое проявляется в положительном эффекте.

Существенным признаком можно признать лишь такой признак из общей массы признаков объекта изобретения, отсутствие которого в совокупности существенных признаков не дает возможности получить тот положительный эффект, который является целью изобретения, и лишь его наличие в совокупности признаков обеспечивает получение этого положительного эффекта».

Учитывая, что положительный эффект, как правило, характеризовался обобщенными понятиями, выражающими экономические преимущества и иные потребительские эффекты, которые могли сделать критерий существенности признаков неопределенным, наряду с положительным эффектом в ряде случаев формулировался еще и технический эффект (физические, химические и биологические свойства объектов материального мира), лежащий в основе положительного эффекта. Это определялось, в частности, п. 5.06 ЭЗ-2-74: «Цель изобретения должна быть выражена достаточно конкретно. Нельзя выражать цель общими словами, не отображающими причинно-следственной связи между ею и совокупностью признаков, в том числе и отличительными признаками, введенными в совокупность существенных признаков, характеризующих объект изобретения в целом. Недопустимо, например, цель изобретения излагать такими общими выражениями, как: «с целью достижения повышенного результата…», «с целью лучшего использования…» и т.п. Но поскольку конечным итогом всякого изобретения должна быть польза, которую общество получает при использовании изобретения, то характеристика цели не может, как правило, сводиться к характеристике только чисто технического эффекта. Нельзя, например, цель характеризовать фразой: «с целью уменьшения крутящего момента вала…», «с целью смещения эпюры скоростей».

Уменьшение крутящего момента вала – это первое следствие причины, но это не польза для общества. Уменьшение крутящего момента влечет другое следствие – уменьшение веса, возможность упрощения конструкции объекта, что и является конкретной пользой, получаемой обществом».

По этим причинам на практике часто встречались случаи, когда положительный эффект, отражаемый в формуле в качестве цели изобретения, выражался, например, следующим образом: «Устройство, содержащее …, отличающееся тем, что, с целью уменьшения его веса путем уменьшения крутящего момента вала …».

Применение в период СССР положительного эффекта в качестве самостоятельного (самодостаточного) требования к выдаче авторского свидетельства на изобретение, опосредующего его полезность для общества в целом, являлось мерой, адекватной экономической системе СССР, основанной на всеобщей государственной собственности, отсутствии свободной конкуренции хозяйствующих субъектов и предусматривающей выдачу охранного документа (авторского свидетельства), удостоверяющего исключительное право на изобретение государства, а не гражданина или юридического лица.

В начале 1990-х гг., после распада СССР и образования Российской Федерации, при реформировании политико-экономической системы в направлении рыночных экономических отношений была реформирована и патентная система. Разработчики проекта Патентного закона РФ, разумеется, учитывали патентное законодательство наиболее развитых капиталистических стран мира, в первую очередь, ФРГ и стран Европейского союза (ЕС), которые наряду с национальными патентными законодательствами и национальными патентными ведомствами объединены регионально (Европейская патентная конвенция (ЕПК) и имеют единое патентное ведомство (Европейское патентное ведомство (ЕПВ). При этом положения зарубежного законодательства были использованы в проекте Патентного закона РФ не в порядке слепого заимствования, а с осознанием смысла положений, адекватных рыночным экономическим отношениям, с учетом особенностей отечественной системы права, традиций и государственного устройства в целом.

К одной из систем, которые были осознанно инкорпорированы в российское патентное законодательство из зарубежного фактически без изменений и в полном соответствии с концепциями этих систем, относится система норм права, которая:

  • исключает применение самостоятельного (самодостаточного) требования к выдаче патента на изобретение (как и в отношении полезной модели), опосредующего полезность изобретения (и полезной модели) как пользу для общества в целом, и, в частности, может заключаться в ускорении научно-технического прогресса, экономических, социальных и иных общественно значимых результатах;
  • предусматривает применение технического результата, обеспечиваемого изобретением (или полезной моделью), который выражается в свойствах и явлениях объектов материального мира, из которых вытекают технические эффекты (их глубинные природные качества), не в качестве самостоятельного (самодостаточного) условия патентоспособности, несоблюдение которого служит основанием для отказа в выдаче патента на изобретение, а в качестве критерия существенности признаков изобретения, единства изобретения, а также субкритерия (вспомогательного критерия) при оценке технического характера изобретения и его соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» (неочевидность);
  • не предусматривает нормативно установленное определение понятия «изобретение», но при этом понимается и применяется на практике как обладающее техническим характером решение любых задач и проблем, включая технические, экономические, социальные, во всех областях человеческой деятельности, если в результате его осуществления может быть создан материальный объект (продукт или способ), реализующий свое назначение независимо от того, обладает ли этот объект свойствами, причинно обеспечивающими его преимущества по сравнению с известным уровнем техники, или решает только задачу утилитарного расширения арсенала средств определенного назначения.

Такая система давно и традиционно применяется во всех экономически развитых странах, в которых исторически не прерывались рыночные экономические отношения. В основе этой системы лежит простой принцип: государство при выдаче патента на изобретение проверяет только соблюдение базовых и специфических требований к его выдаче (условий патентоспособности), которые выражаются в первенстве (новизне) изобретения и его творческом характере (изобретательский уровень, неочевидность). При этом, разумеется, проверяется технический характер изобретения, как правило, на основе перечня решений, нормативно исключенных из числа патентоспособных изобретений как нетехнические (правила ведения хозяйственной деятельности, условные обозначения на материальных носителях и т.п.), а также утилитарная возможность осуществления изобретения, чтобы оно не было идеей, которую невозможно осуществить (материализовать) из знаний о технических средствах и способах их создания и получить материальный объект определенного назначения, реализующий это назначение, или невозможность это сделать потому, что изобретение противоречит законам природы.

Конкурентоспособность, востребованность рынком, положительные эффекты и иные качества изобретения, опосредующие его общественную значимость и целесообразность приобретения на него исключительного права, определяет изобретатель или иное лицо, которому принадлежит право на подачу заявки на выдачу патента на изобретение. Технический результат как объективные свойства и явления объектов материального мира применяется только в качестве упомянутого выше правового инструмента, который не представляет собой самодостаточного требования для выдачи патента, несоблюдение которого служит основанием для отказа в его выдаче. Тем самым законодательство не устанавливает планку полезности изобретения, его общественной значимости, а технический результат не относит к требованиям, нарушение которых является основанием для отказа в выдаче патента на изобретение. Это не ограничивает творческую инициативу изобретателей и хозяйствующих субъектов создавать любые новые и неочевидные изобретения, в том числе направленные только на расширение арсенала средств определенного назначения, и приобретать на них исключительные права, способствуя инновационному развитию экономики.

Исходя из этой системы в первую редакцию Патентного закона РФ (1992 г.) был включен закрытый перечень условий патентоспособности изобретения: «новизна», «изобретательский уровень», «промышленная применимость». При этом, учитывая отечественную традицию включать в нормативные правовые акты, регулирующие патентное право, определение понятия «изобретение», в Патентный закон РФ было также включено его определение, но при этом в полном соответствии с вышеуказанным пониманием и применением этого понятия на практике в упомянутых странах мира. Оно определено в Патентном законе РФ двумя признаками: «техническое решение». Все это сохранено и в действующей редакции ГК РФ.

Такое определение понятия «изобретение» было включено разработчиками Патентного закона РФ из соображений, чтобы его содержание не только соответствовало базовому и устоявшемуся пониманию его содержания в мире, но и не могло быть искажено (ограничено или расширено) изданием подзаконных актов и практикой применения данного понятия. Как говорится, «чтобы было железобетонным». Определение этого понятия только указанными двумя признаками обеспечивает максимально широкое его содержание (чем меньше признаков, характеризующих понятие, тем больше объем его содержания), и при этом оно в полной мере соответствует применяемому в мире. Семантика этих двух признаков разная. Техническое охватывает все технические, а не еще иные, например, экономические или социальные решения. Решение – решение любых задач или проблем независимо от области человеческой деятельности и характера задач: технические, экономические, социальные и любые иные. Лишь бы решение задач было техническим.

Осознанно также не включили в определение понятия «изобретение» понятие «технический результат» (например, изобретение – техническое решение, обеспечивающее технический результат) по следующим принципиальным причинам.

Во-первых, такое определение понятия «изобретение» ограничивает содержание понятия «решение», и, что важно, на изобретение, представляющее собой техническое решение, которое с учетом уровня техники и законов природы можно осуществить и получить объект, реализующий свое назначение, и по этим причинам соответствующее условию изобретения «промышленная применимость», а также условиям «новизна» и «изобретательский уровень», тем не менее не может быть выдан патент. Это и произошло в процессе комментируемого реформирования российского законодательства, несмотря на его «железобетонность». Кроме того, такое ограничение может быть истолковано как возврат к положительному эффекту, применяемому в качестве самостоятельного требования к выдаче патента, поскольку в основе положительного эффекта лежит технический результат.

Во-вторых, технический результат как свойства и явления объектов материального мира – глубоко научное понятие, базирующееся на бесконечном процессе познания человеком законов природы. Эти свойства и явления существуют объективно и не зависят от того, знает человек о них или нет. Они не могут быть изобретены человеком, в отличие от изобретенного им объекта материального мира (способа или продукта), характеризуемого совокупностью признаков этого объекта как технического решения. Человек может лишь знать о существовании этих свойств и явлений, исследуя объекты материального мира.

Применительно к патентному праву это означает, что технический результат является следствием совокупности признаков изобретения, характеризующих объекты материального мира, а не самими признаками изобретения. Из этого следует, что требования к выдаче патента на изобретение (условия его патентоспособности) должны быть отнесены к совокупности признаков изобретения, которая является причиной технического результата, а не к техническому результату как следствию этой совокупности. При этом технический результат может быть использован только в качестве вспомогательного правового, методологического инструмента для оценки технического характера решения, изобретательского уровня изобретения (известности влияния отличительных признаков на технический результат), а также критерия существенности признаков, единства изобретения, возможности выражения признаков в альтернативной форме.

Таким образом антинаучно относить технический результат, выражающий объективные свойства и явления объектов материального мира, проявляемые совокупностью признаков изобретения, к требованию, которым можно произвольно манипулировать, принимая или не принимая его во внимание при оценке патентоспособности изобретения как совокупности его признаков, и считать его самостоятельным (самодостаточным) требованием к выдаче патента на изобретение или полезную модель. Необходимо понимать, что технический результат не может быть обеспечен изобретением или полезной моделью только в единственном случае: если каждый из них не может реализовать свое назначение. Во всех иных случаях они обеспечивают технический результат, характеризующийся свойствами и явлениями объектов материального мира либо утилитарным расширением арсенала средств определенного назначения. При этом два материальных объекта, различающихся хотя бы одним признаком (как признаком субстанции), не обладают идентичными свойствами в качественном или количественном отношении. Такова природа.

Рассмотрим детали указанной системы, существующей в упомянутых странах мира. Процессуально эта система представляет собой алгоритм логических действий патентного органа (патентного ведомства). В случае, когда патентный орган устанавливает, что указанный в описании изобретения технический результат не обеспечивается по причинам недоказанности или ошибочности содержащихся в описании доказательств либо в связи с противопоставлением экспертом более близкого аналога, обеспечивающего этот же результат, заявителю предоставляется возможность опровергнуть эти выводы или, при его согласии, обосновать достижение изобретением иного технического результата.

При этом заявитель вправе изменять технический результат на любой другой, но с учетом следующих условий. Если другой результат вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники (примеров осуществления изобретения, известных средств, научных знаний о законах природы), то этот другой результат включается в описание изобретения вместо ранее приведенного и учитывается в качестве указанного правового инструмента.

Если результат не вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники, но связан с указанным в описании изобретения, он не включается в описание, но учитывается экспертом в качестве упомянутого правового инструмента при оценке существенности признаков, единства изобретения и изобретательского уровня (неочевидности). Он не включается в описание, чтобы не допустить возможность признания включаемого в описание изобретения дополнительного материала в виде другого результата в качестве первоначального материала заявки, который может повлечь соответствующие юридические последствия, основанные на приоритете изобретения.

Если другой результат не вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники и не связан с указанным в описании, он не принимается (не учитывается). Не принимается потому, что такая ситуация означает нарушение требования единства изобретения.

В законодательстве указанных стран требование единства изобретения несколько отличается от российского дополнительным требованием: каждое изобретение группы изобретений должно характеризоваться общими для нее отличительными от прототипа признаками (вкладом в уровень техники). А отличительные признаки, как известно, причинно порождают технический результат. И если этот один и тот же вклад (одни и те же отличительные признаки) не вносится изобретением из группы изобретений, то это изобретение нарушает требование единства изобретения и не принимается к экспертизе. То есть этот другой результат не учитывается только потому, что изобретение, его обеспечивающее, но не характеризующееся общими для группы изобретений отличительными признаками, не принимается к рассмотрению по причине нарушения этим изобретением требования единства изобретения.

И, наконец, если по тем или иным причинам заявитель не представляет другой результат (не может обосновать его теоретически, а проведение экспериментальных исследований невозможно или экономически невыгодно, поскольку другой результат представляет собой малозаметное, несущественное различие в сравнении с результатом прототипа и т.п.) в качестве технического результата, обеспечиваемого изобретением, патентный орган рассматривает утилитарную реализацию изобретением своего назначения, а решаемой им задачей – утилитарное расширение арсенала средств определенного назначения.

Однако в этом случае существенно повышается уязвимость патентоспособности такого изобретения: при оценке изобретательского уровня вместо учета обычного технического результата учитываются только отличительные признаки с учетом их функциональной принадлежности (вклад в уровень техники). На практике это выражается в том, что для признания такого изобретения не соответствующим изобретательскому уровню эксперту достаточно противопоставить этому изобретению ссылку на известность из уровня техники этого вклада без анализа очевидности его применения для достижения обычного технического результата.

Обратите внимание: технический результат в этой системе, если он объективно обеспечивается (доказан) и является следствием совокупности признаков формулы изобретения, всегда учитывается, то есть не допускаются случаи, когда эта совокупность признаков включена в формулу с соблюдением соответствующих требований, а технический результат, который является объективным следствием этой совокупности, не учитывается.

Такая же по существу система применения технического результата была принята изначально в российском патентном праве и предусмотрена Патентным законом РФ в редакции 1992 г. и подзаконными актами 1990-х гг., раскрывающими применение положений этого закона.

Отличия заключались в следующем.

Если другой результат не вытекает из описания изобретения с учетом уровня техники, но связан с ранее указанным в описании изобретения, он также учитывается в качестве указанного правового инструмента, но при этом даже включается в описание изобретения вместо ранее указанного. Если другой результат не вытекает из указанного описания изобретения с учетом уровня техники и не связан с указанным в описании, он тем не менее не только учитывается, но и включается в описание изобретения вместо ранее указанного. Учитывается потому, что требование единства изобретения в соответствии с российским
патентным законодательством не предусматривает указанную особенность зарубежного законодательства, и по этой причине такое изменение технического результата не свидетельствует о нарушении этого требования.

То есть фактически изначально российская нормативно-правовая база предусматривала право заявителя изменять указанный в описании изобретения технический результат любым образом, естественно, доказывая возможность его обеспечения, в том числе выражать его как реализацию изобретением (полезной моделью) своего назначения, а решаемую задачу – как расширение арсенала средств определенного назначения.

Однако в дальнейшем Роспатент стал реформировать эту систему. Первое изменение было произведено на основе четвертой части ГК РФ в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. п. 2 ст. 1378 ГК РФ предусмотрено, что другой приведенный заявителем в дополнительных материалах технический результат, если он не связан с техническим результатом, указанным в описании изобретения или полезной модели, признается изменяющим заявку на изобретение или полезную модель по существу.

Вдумаемся в смысл этого ограничения. Другой результат, достижение которого не отрицается Роспатентом, объективно (доказано заявителем и не опровергнуто патентным ведомством) является следствием совокупности признаков формулы изобретения. Она составлена в соответствии с требованием к ней: не включает признаки, не раскрытые в описании изобретения, и отвечает требованию единства изобретения. Но при этом объективно достигаемый этой совокупностью признаков результат не принимается (не учитывается) в процессе дальнейшей экспертизы заявки.

Возникают вопросы: почему не учитывается этот объективно обеспечиваемый результат, каков смысл этого ограничения и какие правовые последствия могут возникнуть при его применении?

Для понимания последствий этого ограничения приведем логические примеры его применения.

Первый типичный сценарий применения этого ограничения.

Заявитель приводит другой результат в связи с тем, что Роспатент обоснованно определил невозможность обеспечения изобретением (или полезной моделью) технического результата, указанного в описании. Однако этот другой результат не связан с указанным в описании, поэтому он не учитывается, но при этом объективно обеспечивается.

Второй типичный сценарий.

Роспатент противопоставляет заявленному изобретению (или полезной модели) более близкий аналог, чем прототип, принятый в описании изобретения (или полезной модели). Если это приводит к необходимости изменения формулы изобретения (или полезной модели), в результате которого изменятся отличительные признаки, которые причинно определяют технический результат, то в случае, если этот более близкий аналог тоже обеспечивает технический результат, указанный в описании изобретения, возникает объективная необходимость определить другой результат в сравнении с этим более близким аналогом. И если этим другим является результат, не связанный с указанным в описании, он не учитывается. То есть и в этой типичной ситуации возникает та же проблема неучета объективно обеспечиваемого изобретением результата.

В обоих приведенных сценариях возникает вопрос: какой технический результат должен применять Роспатент при проведении экспертизы заявки в этих случаях? Указанный в описании?

Но он признан не обеспечиваемым изобретением, то есть он не является следствием совокупности признаков формулы изобретения (или полезной модели) и по этой причине не может служить объективным критерием существенности признаков, единства изобретения, его технического характера и изобретательского уровня. Остается нормативно предусмотренная на тот период возможность принять в качестве другого результата реализацию изобретением (или полезной моделью) своего назначения, считая, что решаемой задачей является расширение арсенала средств того же назначения.

Ладно, уже не совсем печально, поскольку в этих случаях есть возможность хотя бы таким образом избежать отказа в выдаче патента лишь на основании необеспечения результата, указанного в описании. Однако при этом существенно повышается уязвимость патентоспособности изобретения и полезной модели, о чем уже говорилось.

Но при этом невозможно логически объяснить: почему не учитывается такой результат, и в чем смысл этого ограничения, включенного в ГК РФ?

Ведь, как уже отмечалось, другой технический результат, не принятый к рассмотрению, обеспечивается и является следствием совокупности признаков формулы изобретения (и полезной модели), не свидетельствует о нарушении требования единства изобретения (и полезной модели) и потому может быть применен в качестве указанного правового инструмента. Зачем в этой ситуации создавать условия, вынуждающие заявителя просить изменить результат на тот (реализация назначения при расширении арсенала средств), который существенным образом увеличит уязвимость патентоспособности его изобретения?

Логическим объяснением включения этой новеллы в ГК РФ может быть только одно: желание сократить трудозатраты экспертов Роспатента на оценку патентоспособности изобретения, поскольку учет другого результата потребовал бы дополнительных трудозатрат на эту оценку. В частности, пришлось бы проводить информационный поиск для проверки известности влияния отличительных признаков на этот другой технический результат, а в отношении такого результата как обеспечение реализации назначения этого делать не надо. Снижаются трудозатраты, сокращаются сроки рассмотрения заявок.

Но эти снижение и сокращение приводят к ущемлению прав заявителей, которые были предоставлены им предшествующим законодательством. То есть данная новелла законодательства, направленная на удовлетворение ведомственных интересов, значительным образом сместила существовавший ранее баланс интересов между патентным ведомством, представляющим государство, и не только заявителями, а и обществом в целом, а также самим государством, поскольку ни общество, ни государство не заинтересованы в ограничении предоставления исключительных прав на патентоспособные изобретения и полезные модели, способствующие развитию экономики страны, только ради удовлетворения ведомственных интересов.

Но это было только началом процесса реформирования указанной системы. Затем, уже подзаконными актами, разработанными Роспатентом (Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений и их формы (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 316), определены следующие ограничения этой системы.

Во-первых, в п. 51 Правил дано определение понятия «изобретение», «уточняющее» это понятие, установленное ст. 1350 ГК РФ: «Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением».

Вот и не только вернулись к началу 1990-х гг., но и все начали с чистого листа, решив разрушить «железобетонное » положение, включенное в первоначальный текст Патентного закона РФ и содержащееся в действующей редакции ГК РФ, подзаконным актом, включив в него критическое ограничение этого положения: изобретение – это не любое решение, которое удовлетворяет всем условиям патентоспособности изобретения, а только то из них, которое обеспечивает технический результат.

Далее в этот подзаконный акт включили еще и положения, реализующие процесс проверки соответствия изобретения этому определению понятия изобретения. Так, п. 61 Правил установлено: «Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что … указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления».

И если заявитель своевременно представляет доводы о несогласии с указанными мотивами эксперта, то согласно второму абзацу п. 63 Правил: «Если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, … по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента». И наоборот (третий абзац указанного пункта): «Если доводы заявителя изменяют
вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, … проводится проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения».

С ситуацией, когда изобретение основано на противоречии законам природы, все ясно. Речь идет о вечных двигателях и иных романтически-фантастических псевдоизобретениях, которые не могут реализовать свое назначение. И здесь говорится уже не об обеспечении хотя бы какого-либо технического результата, который в принципе не может быть обеспечен такими псевдоизобретениями, а о несоответствии их условию патентоспособности «промышленная применимость».

А вот иные причины отсутствия указанной причинно-следственной связи как раз и представляют методологический интерес, потому что они не заключаются в том, что изобретение не способно реализовать свое назначение и поэтому указанный в описании в действительности недостигаемый результат объективно может быть заменен другим, объективно достигаемым этим изобретением. Однако положением п. 61 Правил однозначно определено: если указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом (то есть не достигается не по причине невозможности реализации изобретением своего назначения), а доводы заявителя не убеждают эксперта в обратном, то по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента. Таким образом, недостижение изобретением технического результата вследствие отсутствия причинно-следственной связи между его признаками, которые не отрицают возможность реализации изобретением своего назначения, определено положениями п. 51 и 61 Правил в качестве самостоятельного требования к выдаче патента на изобретение (условия патентоспособности).

Как уже отмечалось, такое применение положения п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которым определено понятие «изобретение», противоречит смыслу этого положения, ограничивает его и поэтому не подлежит применению. Более того, такое применение данного положения вступает в противоречие с традиционным положением п. 81 Правил: «В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется». То есть это положение исключает возможность отказа в выдаче патента только по причине недостижения технического результата.

Рассмотрим ситуацию, когда заявитель соглашается с указанными мотивами эксперта о недостижении технического результата и просит заменить его другим, приведя соответствующие обоснования его достижения, с учетом действующего законодательства. Как уже говорилось, российское патентное законодательство, принятое в 1990-х гг., давало заявителю право представить фактически любой другой результат при условии, что он достигается.

Действующее законодательство (п. 2 ст. 1378 ГК РФ), о чем тоже говорилось, предусматривает ограничение в этой части: нельзя заменять указанный в описании изобретения результат на другой, который не связан с указанным в описании. И это было принято в 2006 г. Сейчас это ограничение дополнено следующим ограничением, установленным пятым абзацем п. 51 Правил:

«Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявителем в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения».

Обратите внимание, как реформирована возможность замены обычного технического результата (больше – меньше, лучше – хуже) на другой результат – реализацию назначения изобретения при решении утилитарной задачи по расширению арсенала средств определенного назначения. Раньше это можно было сделать не только в случае, если в описании вообще отсутствовали сведения о решаемой изобретением задаче и обеспечиваемом им техническом результате, но и включением его вместо указанного в описании обычного результата независимо от того, был ли этот другой результат указан в описании или нет.

При этом цитируемое выше положение Правил предусматривает подход, не поддающийся логическому оправданию. Указанный другой результат может быть принят к рассмотрению экспертом только в случае, если в описании изобретения вообще не указан никакой результат и никакая решаемая проблема, то есть в случае, когда заявка составлена с грубым нарушением требований к ней, в данном случае – требований к раскрытию технического результата, обеспечиваемого изобретением, и решаемой им проблемы. А заявителю, заявка которого не имеет таких грубых нарушений, права просить учесть этот другой результат, не указанный в описании изобретения, не предоставлено. Согласитесь, странный подход, позволяющий рассчитывать заявителям, составляющим заявки с такими грубыми нарушениями требований к ней, на послабления к правовым последствиям этих нарушений. Было бы логичным распространить это послабление на всех заявителей, включая тех, кто не допустил таких грубых нарушений, но вынужден просить учесть этот другой результат.

Более того, Роспатент не удовлетворяет такую просьбу о замене технического результата, мотивируя это еще и тем, что этот другой технический результат не связан с указанным в описании, в связи с чем и в соответствии с п. 2 ст. 1378 ГК РФ изменяет заявку по существу. Это не поддается логическому
осмыслению. Расширение арсенала средств определенного назначения обеспечивается всеми без исключения изобретениями, признанными новыми и реализующими свое назначение, в том числе изобретениями, обеспечивающими обычные технические результаты. То есть связь между указанными другим результатом (реализация назначения), обеспечиваемым при решении проблемы расширения арсенала средств определенного назначения, и обычным результатом не требует никаких доказательств. Она объективна и существует постольку, поскольку изобретение, обеспечивающее обычный результат, во всех случаях обеспечивает реализацию своего назначения и, кроме того, решает проблему расширения арсенала средств определенного назначения независимо от того, указано это в описании изобретения или нет. Иными словами, нельзя обеспечить обычный технический результат без обеспечения указанного другого (реализация назначения). То есть обычный результат логически можно представить как дополнительный к этому другому (реализация назначения), и они вместе образуют сумму этих результатов. И если обычный результат не обеспечивается и исключается из рассмотрения заявки (но это, естественно, не означает, что изобретение не может реализовать свое назначение), то остается другой.

Рассмотрим последствия применения в совокупности (в системе) указанных двух ограничений: недопустимость учета другого результата, не связанного с указанным в описании (п. 2 ст. 1378 ГК РФ), и недопустимость заменить указанный в описании изобретения результат на реализацию назначения при решении проблемы расширения арсенала средств (пятый абзац п. 51 Правил).

Итак, ситуация: эксперт установил, и заявитель согласился, что указанный в описании изобретения результат не достигается. Заявитель просит заменить его другим, достигаемым, что не отрицается экспертом, но не принимается им к рассмотрению, если другой результат не связан с указанным в описании. Тогда заявитель, вынужденный принять эти обстоятельства, просит считать результатом реализацию изобретением своего назначения, а решаемой проблемой – расширение арсенала средств данного назначения. Но и в этом ему отказывают, потому что не соблюдено условие грубого нарушения требований к описанию изобретения (описание вопреки этому условию содержит раскрытие и решаемой задачи, и обеспечиваемого технического результата), но при этом в нем не указано, что еще одной задачей и еще одним техническим результатом являются расширение арсенала средств и реализация назначения.

Подытожим. Указанный в описании результат не достигается, два других результата (не связанный с указанным в описании и результат в виде реализации назначения) не принимаются, то есть в соответствии с первым и вторым абзацами п. 51 и п. 61 Правил по заявке должно быть принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное недостижением технического результата, указанного в описании. Таким образом на изобретение, соответствующее всем предусмотренным законом требованиям для выдачи патента, патент не выдается.

Но и это не все реформы в отношении применения технического результата. Правилами и Требованиями технический результат «внедрен» еще и в традиционные требования раскрытия в документах заявки сущности заявленного изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, установленные подпунктом 2 п. 2 ст. 1375 ГК РФ. Традиционно российским патентным законодательством, как и законодательствами указанных выше стран мира, под этими требованиями понималось соблюдение трех условий: указание в описании изобретения его назначения, раскрытие средств, с помощью которых можно реализовать (материализовать) каждый признак, включенный в формулу изобретения, и реализация изобретением своего назначения.

Однако п. 53 Правил установлено: «При проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленых на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36 –43, 45 –50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения».

То есть теперь в российском патентном праве обеспечение технического результата стало четвертым условием указанной достаточности раскрытия сущности изобретения. В зарубежных странах такого развития законодательства не произошло.

Первое, что бросается в глаза, это нелестная особенность приведенной новеллы как нормы права, заключающаяся в том, что теперь технический результат стал условием двух разных требований к выдаче патента: условием патентоспособности и требованием к материалам заявки. Но главное – в другом.

Все вышеуказанные проблемы, возникшие в результате комментируемого реформирования применения технического результата в качестве условия патентоспособности, относятся и к его применению в качестве требования к указанному раскрытию сущности изобретения. При этом необходимо учитывать еще и смысл этого требования о достаточности раскрытия, который определен подпунктом 2) п. 2 ст. 1375 ГК РФ: «описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники». Смысл этого традиционного для мирового законодательства требования определяют слова «для осуществления».

Традиционно в мировой практике под осуществлением изобретения понимается создание материального объекта (продукта или способа), который характеризуется совокупностью признаков формулы изобретения и реализует свое назначение, указанное в описании изобретения. Все. Какой при этом будет достигнут результат: указанный в описании или иной, отношения к осуществлению изобретения не имеет.

Это требование заключается только в том, чтобы исключить возможность выдачи патента на изобретение, которое в принципе невозможно осуществить по причине неизвестности из уровня техники технических средств и методов их создания, с помощью которых можно материализовать каждый признак формулы изобретения, и которое не способно реализовать свое назначение. Технический результат применяется для иных целей на последующих этапах экспертизы заявки в качестве указанного выше правового инструмента, не являющегося требованием, несоблюдение которого служит основанием для отказа в выдаче патента.

Желание автора опубликовать свои соображения мотивировано тем, что к настоящему времени применение отмеченных в статье новаций стало системным не только в практике Роспатента, но и в практике Суда по интеллектуальным правам. Надежда, что суд обратит внимание на неадекватность этих новаций, не оправдалась.

И последнее связанное с техническим результатом. Рассмотренные нами аспекты, связанные с техническим результатом, применяются на этапе рассмотрения заявок. Но эти же проблемы возникают и при рассмотрении споров о патентоспособности изобретений и полезных моделей в административном порядке (Роспатентом). В частности, и в этом процессе возникает необходимость изменения технического результата по тем же причинам, по которым она возникает на этапе рассмотрения заявок.

Однако действующими Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказами Министерства образования и науки и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, вообще не предусмотрено естественное право патентообладателя ходатайствовать об изменении технического результата. Естественное потому, что этими Правилами патентообладателю предоставлено традиционное право изменять формулу изобретения и полезной модели, а также потому, что возражение против выдачи патента может быть мотивировано недостижением технического результата, указанного в описании. Во всех этих случаях может возникнуть необходимость изменения технического результата как меры по защите прав и законных интересов патентообладателя.

Этот правовой пробел необходимо также устранить, как и рассмотренные в статье проблемы, порожденные неадекватными положениями патентного законодательства по применению технического результата на этапе рассмотрения заявок на изобретение и полезную модель.

Список литературы

  1. Кузнецов Ю.Д., Мещеряков В.А. Еще раз про любовь… к техническому результату. Части I, II//Патентный поверенный. 2014. № 3, 4.

Статья в формате PDF

Источник

Часть третья. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Оглавление части третьей

2. Проверка формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу

Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы заявки.

Если заявителем была представлена измененная формула после завершения формальной экспертизы, то проверка осуществляется в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах (1), (3), (4) пункта 24.7 Регламента ИЗ.

  • 2.1. Проверка соблюдения требования единства изобретения
  • 2.2. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании
  • 2.3. Проверка ясности формулы изобретения
  • 2.4. Проверка формулы изобретения в целях выявления признаков, характерных для объектов (решений), не являющихся изобретениями
  • 2.5. Проверка правильности использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения
  • 2.6. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению
  • 2.7. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым в формуле не должны приводиться чертежи

2.1. Проверка соблюдения требования единства изобретения

Проверка соблюдения требования единства изобретения первоначально проводится на стадии формальной экспертизы. В соответствии с пунктом 23.2 Регламента ИЗ при проверке выявляются случаи явного нарушения требования единства изобретения без анализа существа заявленного изобретения.

Повторная проверка соблюдения требования единства изобретения проводится на стадии экспертизы по существу. При этой проверке в соответствии с подпунктами (1), (7) пункта 24.4 Регламента ИЗ выявляются случаи нарушения требования единства изобретения, требующие анализа существа заявленного изобретения. В частности, на данном этапе устанавливается правильность отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы, к вариантам.

Требование единства изобретения установлено в пункте 1 статьи 1375 Кодекса и состоит в том, что заявка должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Ситуации, когда требование единства изобретения признается соблюденным, указаны в пункте 10.5 Регламента ИЗ.

Если установлено, что требование единства изобретения нарушено, то следует уведомить об этом заявителя в порядке, установленном подпунктом (1) пункта 23.5 Регламента ИЗ, с предложением сообщить в течение двух месяцев со дня получения уведомления, какое из изобретений должно быть рассмотрено, и при необходимости внести уточнения в документы заявки.

Если заявитель в установленный срок сообщит, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если в установленный срок такое сообщение от заявителя не поступило, то проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

2.2. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на его описании. Проверка соблюдения данного требования осуществляется в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ.

2.2.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, целесообразно руководствоваться следующим.

2.2.1.1. В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 и подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным признакам изобретения и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ считаются существенными, если они влияют на возможность получения технического результата, т. е. находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с выявлением указанного технического результата. Для этого в первую очередь следует проанализировать раздел описания «Раскрытие изобретения», так как в соответствии с Регламентом ИЗ именно в этом разделе описания должны быть указаны технический результат и совокупность существенных признаков, достаточная для достижения технического результата, раскрыта задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение. При этом принимается во внимание информация, содержащаяся в разделе «Уровень техники», касающаяся технической проблемы, на разрешение которой направлено изобретение (описание известных заявителю причин, препятствующих получению технического результата, который обеспечивается заявленным изобретением). Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, эти сведения могут оказаться чрезвычайно полезными.

Анализ проводится с учетом положения подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, из которого следует, что технический результат – это технический эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся вследствие взаимодействия признаков технического решения (изобретения) при изготовлении либо использовании продукта или способа (процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Признаки, которые могут характеризовать продукт или способ, в частности, приведены в подпунктах 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. Эти признаки в практике экспертизы условно называются техническими признаками 1. К ним также относятся признаки, выраженные общим понятием, отражающим функцию, свойство и т. п. Особенность технических признаков состоит в том, что они могут быть охарактеризованы физическими, химическими, биологическими параметрами, которые можно измерить. При изготовлении либо использовании  продукта или способа, в котором воплощено изобретение, эти признаки взаимодействуют по законам природы.

Существенными признаками заявленного изобретения могут являться не только признаки, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога (прототипа), но и новые технические признаки. В заявленном объекте вследствие иного чем в прототипе взаимодействия признаков этот объект приобретает новое свойство, создает эффект, порождает явление, проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта (в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение). Поскольку технический результат проявляется в результате изменения и/или взаимодействия признаков, параметры которых можно измерить, как правило, можно измерить и технический результат.

Приведенное выше определение понятия «технический результат» не позволяет отнести к техническим результаты, состоящие, например, в снижении стоимости продукта, повышении рентабельности производства или производительности труда и тому подобные «экономические» результаты, несмотря на то, что эти характеристики можно измерить. Однако подобные результаты, получаемые при изготовлении либо использовании изобретения, как правило, являются следствием получаемого первичного технического результата, не сформулированного заявителем. О наличии технического результата в таких случаях может свидетельствовать изменение физических, химических или биологических параметров признаков заявленного изобретения по сравнению с параметрами признаков прототипа, в связи с чем в таких случаях при выявлении существенных признаков можно принимать во внимание этот объективно проявляющийся технический результат.

Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому то, что указанный заявителем технический результат не влияет на удовлетворение общественных потребностей,  технический прогресс и т. п., не должно подлежать критической оценке со стороны эксперта  2.

В связи с указанным не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата. Однако это не означает возможность принятия во внимание любого указанного заявителем результата без его осмысления. Регламент ИЗ предписывает заявителю выражать технический результат таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3).

Под специалистом в патентном праве, как правило, понимают гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (к ним относятся знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках), а также имеющее доступ ко всему уровню техники.

Если заявителем результат указан таким образом, что понимание его смыслового содержания затруднено или не представляется возможным на основании сведений из уровня техники, в том числе после обсуждения такой возможности с заявителем, такой результат при экспертизе заявки по существу во внимание не принимается.

2.2.1.2. После выявления технического результата, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. В противном случае выявление причинно-следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.

После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, влияющим на достижение технического результата, относящегося к независимому пункту формулы, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю следует предложить внести этот признак в независимый пункт. При этом предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Здесь, однако, целесообразно принимать во внимание положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента. Из данного положения следует, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением требований, предусмотренных Регламентом, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Следует также принимать во внимание результаты информационного поиска, проведенного в соответствии с подпунктом (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ. Согласно указанному пункту  поиск проводится не только в отношении изобретения, охарактеризованного в принятой к рассмотрению формуле изобретения, но с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу изобретения, а  также  с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.

Таким образом,  запрос, в котором выясняются вопросы, касающиеся включения в формулу существенных признаков, целесообразно направлять  заявителю после проведения информационного поиска и  проверки патентоспособности в отношении формулы предложенной заявителем. Однако если имеется необходимость решения вопросов, связанных с наличием препятствий  для проведения экспертизы по существу,  заявителю можно предложить в направляемом  запросе внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.

2.2.1.3. При проверке формулы может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или по крайней мере ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным. В данном случае уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за «отдаленности» тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники), а попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, так как за выражение сущности «отвечает» указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Регламент ИЗ не содержит. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков быть не должно.

В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно). В связи с этим в том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Следует, однако, иметь в виду, что поскольку включение заявителем несущественного признака в формулу изобретения не является препятствием для проведения экспертизы по существу, данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения. Однако если запрос обусловлен необходимостью  решения вопросов,  затрагивающих имеющиеся  препятствия для проведения экспертизы по существу,  заявителю можно предложить в таком запросе рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы, содержащей несущественные признаки (подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

2.2.1.4. В том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы изобретения включает достаточную для достижения указанного заявителем технического результата совокупность признаков, отнесенных экспертом к существенным, имеются основания для вывода о том, что формула выражает сущность изобретения, т. е. соответствует требованию подпункта (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ.

2.2.1.5. В ходе проверки соответствия формулы изобретения требованию, по которому она  должна выражать сущность изобретения, может возникнуть необходимость решения  с заявителем  вопросов, касающихся соблюдения этого требования, связанных с тем, что изобретение охарактеризовано признаками, перечисленными, в частности,  в подпунктах 2–8  пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, но в описании технический результат не раскрыт либо технический результат не достигается. В этом случае целесообразно принимать во внимание положение подпункта (8) пункта 24.4 Регламента, из которого следует, что если  нарушения требований к формуле изобретения  не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Проводя проверку патентоспособности заявленного изобретения в случае, когда технический результат не указан, можно попытаться выявить объективную техническую проблему, решаемую заявителем, исходя из критики прототипа.

Если указанный заявителем технический результат, по мнению эксперта,  не достигается, то при проверке патентоспособности можно исходить из того, что в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. Можно также принимать во внимание положение подпункта 7  пункта 24.5.3 Регламента ИЗ, касающееся проверки изобретательского уровня в тех случаях, когда заявителем технический результат не определен или не достигается.

Уведомляя заявителя о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, эксперт должен привести доказательства невозможности достижения заявленного технического результата, если им получен такой вывод, и указать принимался ли им во внимание какой-либо технический результат при проведении поиска и проверке патентоспособности заявленного изобретения.

2.2.1.6. В подавляющем большинстве случаев анализ сведений, относящихся к техническому результату, понимание его природы и выявление сущности изобретений не вызывают затруднений. Вместе с тем могут иметь место ситуации, когда достижение технического результата и особенности признаков заявленного объекта обосновываются  в документах заявки на основе представлений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Такие особенности заявок следует принимать во внимание при  проверке ясности формулы (пункт 2.3.2 настоящего Руководства) и при оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (пункт 3.3.1 настоящего Руководства).

Кроме того,  могут иметь место ситуации, когда формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит характеристику иного объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, либо только характеристику объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Такие решения обеспечивают достижение результатов, не являющихся техническими, примеры которых приведены в подпункте 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. В этих случаях  целесообразно принимать во внимание положения подпункта 4 пункта 24.4 Регламента ИЗ, а также  положения пункта 2.4 настоящего Руководства, посвященного проверке формулы изобретения, в которой приведены признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями, а также пунктов 3.3.3, 3.3.4 настоящего Руководства.

2.2.2. При проверке соблюдения заявителем второго, вытекающего из Кодекса требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Изобретение признается раскрытым в описании в первую очередь в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простой и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Например, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие «мальтийский крест», а в формуле он назван «мальтийский механизм» или указанный в формуле изобретения «натяжной ролик» в описании назван «лениксом» (редко употребляемое устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но в тексте описания полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие «коаксиально расположенные трубы», а в описании без использования понятия «коаксиально» указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но такое нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать данное обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке или не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным. В частности, если в формуле признак охарактеризован понятием, соответствующим требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, однако в описании этому понятию дается явным или косвенным образом иное, отличное от принятого в соответствующей области смысловое содержание, формула не считается основанной на описании. В этом случае имеет место несоответствие  между содержанием описания и формулой изобретения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. Если формула изобретения была представлена заявителем на дату подачи заявки, несоответствие может быть устранено заявителем путем включения характеристики признака в описание или путем корректировки описания. В случае более позднего представления формулы требование основанности формулы на описании может быть обеспечено только путем исключения признака из совокупности признаков формулы.

В рамках обсуждаемого требования проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного данным понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака «текстильное волокно» для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.

Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами.

Иногда формула, в которой родовое понятие выражено так, что оно относится к целому классу, например материалов или машин, может быть признана соответствующей установленным требованиям, даже если ее объем широк, при условии, что в описании приведено достаточно примеров и/или иных сведений (например, путем отсылки к общедоступным источникам информации), из которых следует, что при осуществлении изобретения применительно к любому материалу или машине из этих классов может быть получен указанный заявителем технический результат.

В тех случаях, когда, по мнению эксперта, информации недостаточно для такого вывода, он может предложить заявителю с приведением технически аргументированных доводов привести формулу в соответствие с описанием (ограничить свои притязания приведенными в описании заявки примерами).

Например, формула имеет отношение к способу обработки рассады всех видов растений, заключающемуся в охлаждении рассады до низкой температуры контролируемым холодным «шоком». Вместе с тем в описании приведен пример, относящийся только к одному виду растений. Так как известно, что растения отличаются по своим свойствам, есть обоснованные причины полагать, что способ неприменим к рассадам всех видов растений. Если заявитель не сможет представить убедительное доказательство того, что способ применим ко всем видам растений, он должен ограничить свою формулу определенным видом растения, упомянутым в описании. Простого утверждения того, что способ применим к рассадам всех видов растений, недостаточно.

Еще одним примером использования общего понятия в формуле является выражение признака, охватывающего разные частные формы его реализации, через выполняемую функцию. В некоторых случаях приведения одного примера может быть достаточно, чтобы удостовериться в допустимости обобщения.

Например, в формуле содержится признак «средство для обнаружения положения двери». В описании приведен единственный пример выполнения такого средства в виде концевого выключателя, при этом для специалиста является очевидным, что фотоэлемент или тензодатчик могли быть использованы вместо него. Однако если из содержания заявки следует, что указанная функция реализуется только с помощью концевого выключателя без указания на существование альтернативных средств, то следует считать, что формула не основана на описании. Наличие в описании декларативного утверждения, что другие средства могут быть использованы, является недостаточным, если эти средства и их использование неочевидны.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю следует сообщить об этом и предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку. Предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами (подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Необходимо также помнить о положении подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ. Из указанного положения следует, что если нарушение требований, предъявляемых к формуле, не препятствуют проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Однако если имеется необходимость указания в запросе других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.

2.3. Проверка ясности формулы изобретения

Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Кодексе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Регламенте ИЗ. К таким требованиям относится требование подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, касающееся ясности формулы изобретения.

Требование ясности связано с возможностью понимания специалистом на основании уровня техники содержания формулы, т. е. той совокупности признаков, которая использована заявителем для характеристики заявленного изобретения. Это общее требование выражается в виде ряда отдельных требований, предъявляемых к характеристике признаков формулы.

Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.

2.3.1. Смысловое содержание признака, охарактеризованного термином, ставшим известным лишь из документов заявки (т. е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации) не может быть признано понятным для специалиста.

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как «датчик специальной конструкции», «препарат с особым воздействием на организм» (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись следующего вида: «прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент»).

Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована, например, терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники или жаргонная. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к признанию заявки отозванной.

Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной («температуру материала поддерживают около 160 oC», «ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала»), или признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые «внешними» по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

Использование в формуле для характеристики заявленных решений признаков, выраженных параметрами (в том числе количественных признаков), например температуры плавления вещества, величины сопротивления электрического проводника, допускается при условии, что методы определения (измерения) этих параметров приведены в описании или являются общеизвестным в соответствующей области. Единицы измерения, признанные в международной практике, приведены в приложении к настоящему Руководству.

Если в формулу включены параметры, которые обычно не используются для характеристики веществ, устройств, способов или их составных частей либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или замерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленного решения. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения).

Однако во всех других случаях метод и средства для измерения должны быть включены в формулу, так как в противном случае признак, выраженный параметром, может быть признан не обеспечивающим возможность понимания специалистом его смыслового содержания на основании уровня техники.

В формуле в качестве признака заявителем  может быть указан технический результат, обеспечиваемый изобретением. Нельзя признать соответствующей условию ясности формулу, которая характеризует объект изобретения только данными о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании. Однако это возможно в случае, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства и в описании представлены сведения о частных формах выполнения, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.
Например, заявлена пепельница, у которой форма и относительные размеры таковы, что она обеспечивает гашение тлеющего окурка без постороннего вмешательства. При этом выбор формы и относительных размеров является многовариантной задачей. Если в формуле определены в общем виде конструкция и возможные формы пепельницы и указан желаемый результат, а в описании разъяснено, как экспериментально можно определить относительные размеры пепельницы, чтобы получить этот результат, формулу можно считать ясной.

Следует обращать особое внимание на формулы, в родовом понятии которых используется предлог «в», например: «Крышка цилиндров в четырехтактном двигателе», «В телефонном аппарате датчик готовности сети состоит…», «В способе управления аппаратом для дуговой сварки способ регулирования напряжения включает следующие этапы…», «В способе (устройстве)… используется усовершенствование, состоящее из…». Из такой редакции формулы может быть неясно, ограничивается ли объем правовой охраны только составной частью либо усовершенствованием или испрашивается охрана на объект в целом. При выявлении таких случаев целесообразно направить заявителю запрос с предложением уточнить свои притязания.

В формуле изобретения допускается указание в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах. Вместе с тем нельзя считать формулу соответствующей требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, если в ней в скобках приведены номера позиций элементов вместе с их характеристиками, относящимися к частному случаю осуществления изобретения. Например, если в формуле указано «средство крепления (болт 13, гвоздь 14)» или «клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28)», то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.

Отсутствие ясности может также возникнуть, например, при использовании такого выражения, как «(бетон) фасонный кирпич». В некоторых других случаях использование выражения в скобках вместе с общепринятым значением допустимы, например «(мет)акрилат», который известен как сокращение «акрилата и метакрилата». Использование скобок в химических или математических формулах также приемлемо.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, «мазь Вишневского», «регулятор Уатта»), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ.

При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Например, смысловое содержание такого признака, как «генератор Бессарабова», может быть ясно специалисту в том случае, если из уровня техники известно устройство, однозначно определяемое как генератор Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным подтверждением известности смыслового содержания понятия «генератор Бессарабова».

Использование в формуле торгового наименования продукта вместо указания его состава и характеристик возможно исключительно в тех случаях, когда его использование неизбежно, а торговое наименование общепризнанно и для специалиста ясны состав продукта и его свойства.

В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.

Имя собственное или специальное наименование не указывается в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство – ближайший аналог известно с таким же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируется упомянутое известное имя или специальное наименование (например, шарнир Гука, линза Френеля).

При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. Содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации.

Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство.

В данном случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака. При этом целесообразно помнить о положении подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ, из которого следует, что если нарушение требований, предъявляемых к формуле, не препятствует проверке патентоспобности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

В связи с указанным запрос в такой ситуации  целесообразно направлять после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения. Однако если имеется необходимость решения других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу,  заявителю в направляемом запросе можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено. Следует также указать на необходимость исключения такого признака из формулы изобретения для дальнейшего рассмотрения заявки.

Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4)  пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

2.3.2. Использование понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, как правило, связано с решениями, противоречащими известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях Российской академии наук (РАН) или в изданиях, рецензируемых РАН, в частности в бюллетене «В защиту науки», опубликованном на сайте РАН, в изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется, например, на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Использование указанных понятий следует принимать во внимание и анализировать при проверке ясности формулы и оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (см. пункт 3.3.1.2 настоящего Руководства).

В ряде случаев в документах заявки заявитель характеризует изобретение терминами, используемыми в определенной сфере науки и техники с конкретным содержанием. Однако заявитель придает этим терминам иной смысл, отличный от научного. В случае такой подмены данные термины также следует считать не основанными на научно-технических знаниях.

Если при проверке формулы изобретения на соответствие ее требованию подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ выявлены признаки, охарактеризованные понятиями, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу изобретения, а в случае необходимости – скорректировать также соответствующим образом описание, или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний. При этом если проверка патентоспособности возможна без учета данного признака, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой (подпункт (8) пункта 24.4 Регламента).

В направляемом запросе заявитель предупреждается о возможности признания заявки отозванной (подпункт (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ), если из формулы изобретения не будет исключен признак, охарактеризованный понятием, отнесенным в научно-технической литературе к ненаучным.

Следует также уведомить заявителя о том, что в случае корректировки формулы, в частности при исключении обсуждаемого признака из формулы, необходимо откорректировать соответствующим образом описание.

Если заявитель в установленный срок не представит сведения о раскрытии содержания обсуждаемого признака в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний, и/или не скорректирует формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В направляемом заявителю запросе должны быть приведены обоснования того, что признак формулы охарактеризован с использованием понятия или понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным. В качестве обоснования могут быть приведены сведения из источников научно-технической информации, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Если выявлено наличие понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, в описании изобретения, то в запросе заявителю следует предложить исключить такие понятия из описания в соответствии с подпунктом (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ, сопроводив предупреждением о том, что в случае представления только скорректированной формулы изобретения описание будет опубликовано с соответствующими купюрами.

Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию подпункта (4)  пункта 10.8 Регламента ИЗ следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию подпункта (4) пункта 10.11 Регламента ИЗ о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).

К понятиям, не основанным на научно-технических знаниях, не рекомендуется относить понятия, которые в научной словарно-энциклопедической литературе отнесены к области теоретических предположений (в том числе научных), например «магнитный монополь», «гравитационные волны» и др., и соответственно признавать формулы с признаками, охараетризованными такими понятиями, не соответствующими требованию ясности. Однако «теоретический» характер признака и невозможность на современном этапе развития науки и техники получения, обнаружения и измерения указанных объектов следует принимать во внимание при проверке возможности отнесения заявленного объекта  к техническим решениям и при проверке его промышленной применимости.

2.3.3. Известны случаи, когда в документах заявки (в названии, в формуле изобретения) используются фамилии лиц, не имеющих отношения к данной заявке. Поскольку право на имя охраняется статьей 150 Кодекса, то использование имен лиц, не имеющих отношения к заявке, без их согласия может нарушить личные неимущественные права этих лиц.

Таким образом, если выявлено, что в названии изобретения и/или в формуле используются имена лиц, не имеющих отношения к заявке (в частности, имена лиц, не являющихся авторами, заявителями), и в документах заявки отсутствует документ, подтверждающий согласие этого лица на такое использование его имени, то такое использование имен третьих лиц следует признать недопустимым элементом в соответствии с подпунктом (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ. В направляемом запросе следует предложить исключить указанные сведения, внести изменения в документы заявки.

Если заявитель не исключает указанные имена из формулы изобретения, имеются основания для признания заявки отозванной.

Если выявленное нарушение касается только описания, то заявитель предупреждается о том, что в случае непредставления уточненного описания оно будет опубликовано с соответствующими купюрами согласно подпункту (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ.

2.4. Проверка формулы изобретения в целях выявления признаков, характерных для объектов (решений), не являющихся изобретениями

2.4.1. Согласно подпункту (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ проверка формулы изобретения включает выявление признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Наличие таких признаков в формуле изобретения,  как правило,  обусловливает получение нетехнического результата. Цель этой проверки состоит в том, чтобы отграничить включенные в формулу изобретения признаки, характеризующие решение, не являющееся изобретениям, от признаков, характеризующих  изобретение.

Необходимость проведения такой проверки обусловлена тем, что если наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением. Эти признаки не принимаются во внимание при проверке новизны (абзац второй подпункта (1)  пункта 24.5.2 Регламента ИЗ) и  изобретательского уровня (абзац третий подпункта (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Проверка соблюдения данного требования взаимосвязана с проверкой, предусмотренной подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента (пункт 2.2.1 настоящего Руководства), согласно которому формула изобретения должна выражать сущность изобретения.

В подавляющем большинстве случаев формулы изобретений не содержат характеристики решения, не признаваемого изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Как правило, в результате анализа формулы изобретения эксперт приходит к выводу о том, что в формуле изобретения заявленное решение охарактеризовано только «техническими» признаками, т. е. признаками, традиционно используемыми для характеристики изобретений (подпункты 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ), а в описании в соответствии с требованиями подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ раскрыт технический результат – эффект, явление, свойство 3, обеспечиваемый этими признаками.

В ряде случаев в результате анализа формулы изобретения и ее проверки по основаниям, установленным подпунктами (2) и (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ, эксперт выявляет совокупность существенных признаков, влияющих на возможность достижения технического результата, и достаточно часто некоторые несущественные «технические» признаки, т. е. признаки, не влияющие на возможность достижения заявленного технического результата.

В тех же случаях, когда признаки, не влияющие на возможность достижения технического результата, характеризуют какое-либо или какие-либо из решений, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, может быть сделан вывод о том, что формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением. Такое решение может  обеспечивать достижение нетехнического результата. Примеры нетехнических результатов приведены в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. Такой результат, как правило, нельзя измерить.

В частности, результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил. Примером такой ситуации может быть предложение, относящееся к способу управления дорожным движением, в соответствии с которым водители транспортных средств должны определенным образом реагировать на комбинации световых сигналов светофора.

Получаемый результат не считается техническим также тогда, когда он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма. Например, таким результатом является более точное определение границ месторождения полезного ископаемого благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки ранее полученных данных геологической съемки. При этом следует обратить внимание на соблюдение обоих приведенных выше условий и на наличие слова «только» в их формулировке. Если, например, для более точного определения границ месторождения потребовалось бы изменить также сам процесс геологической съемки, то ситуацию нельзя было бы отнести к указанной выше.

Кроме того, результат не может считаться техническим в случае, когда он заключается только в повышении занимательности и зрелищности. В качестве примера можно назвать способ проведения игры с помощью компьютера, в котором результат указанного вида достигается только благодаря особенностям сюжета игры.

Получаемый результат также не относится к техническому, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. Такая ситуация может иметь место, например, если предложено при проведении легкоатлетических соревнований демонстрировать на световом табло наглядные пиктограммы для информирования зрителей об очередном виде легкой атлетики.

Если экспертом в формуле изобретения наряду с признаками технического решения  выявлены признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, можно предложить заявителю рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения этих признаков в формуле изобретения, аргументируя предложение тем, что эти признаки сужают объем правовой охраны. Следует, однако, иметь в виду, что данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса.

2.4.2. Содержащийся в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим, не является исчерпывающим. При проверке формулы изобретения, предписываемой подпунктом (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ, не следует забывать о приведенном в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ общем смысле понятия «технический результат». Это технический эффект, явление, свойство и т. п., объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Следует также помнить о подходах к его выявлению, рекомендованных в пункте 2.2.1.1 настоящего Руководства.

Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым произведением искусства, обрядом, ритуальным действием и т. п.; результат, соответствующий назначению «приворотного средства» или «способа признания умершим пропавшего без вести человека путем предъявления реципиенту предметов, которыми этот человек пользовался в прошлом».

Не может быть признан техническим результат, сведения о достижении которого, приведенные заявителем, противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (см. пункт 2.3.2 настоящего Руководства). Вопросы, касающиеся экспертизы заявок на изобретение, в описании которых указаны подобного рода результаты, подробно рассмотрены в пункте 3.3.1.2 настоящего Руководства.

2.4.3. Специфическим видом признаков, как правило, не характеризующих изобретение 4, являются признаки, имеющие характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения, или на устройстве, используемом в изобретении, относящемся к способу. Например, заявлено устройство, охарактеризованное признаками, выражающими наличие надписи в виде текста, воспроизведенного на устройстве в целом или его элементе, или описание некоторого изображения (в том числе объемного) либо указание на характер текста или изображения [«текст познавательного (юмористического или др.) содержания», «изображение животного»].

При выявлении в формуле изобретения таких признаков помимо предложения заявителю скорректировать формулу следует дополнительно обратить его внимание на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие обозначения и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования изобретения это может привести к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара. При этом, поскольку  наличие таких признаков в формуле изобретения, как правило,  не препятствует проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного рассматриваемой формулой (подпункт (8) пункта 24.4 Регламента).

2.4.4. Вместе с тем было бы ошибкой любые признаки «изобразительного» характера заведомо считать необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Всегда следует тщательно анализировать функцию соответствующего признака с точки зрения влияния его на достигаемый результат с учетом общего смысла понятия «технический результат».

Так, например, телевизионная испытательная таблица может быть охарактеризована расположением в тех или иных зонах ее поля графических элементов определенной конфигурации и цвета, выполненных линиями определенной толщины, что позволяет более полно и объективно оценить качество передачи и воспроизведения изображения, характер и причины его искажения.

В устройстве для автоматической сортировки изделий по внешнему виду может содержаться носитель эталонных изображений сортируемых изделий. В этом случае существенно соответствие эталонных изображений, носитель которых имеется в устройстве, изображениям изделий, подлежащих сортировке. Не имеет значения, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства.

В обоих приведенных примерах нельзя утверждать, что обсуждаемые признаки необходимы только для получения результата нетехнического характера.

2.4.5. Могут иметь место ситуации, когда формула изобретения содержит только характеристику объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Такие решения обусловливают получение результатов, не являющихся техническими. Примеры таких результатов приведены в подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ. В таком случае  целесообразно принимать во внимание положения пункта 3.3.3 настоящего Руководства.

2.5. Проверка правильности использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения

В том случае, когда признак в формуле изобретения выражен в виде альтернативных понятий, проверяется соблюдение заявителем требования подпункта (7) пункта 10.8 и подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ.

Как следует из указанных положений Регламента ИЗ,  использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо охарактеризовать несколько различных форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.

Если альтернативные понятия использованы заявителем без учета указанного условия (получения одного и того же технического результата), возникает основание для утверждения, что требование подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ нарушено.

Например, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции: «Воздушное сопло, содержащее центральный и периферийный подводящие каналы, отличающееся тем, что оно имеет вставку, выполненную со стороны, обращенной к потоку, обтекаемой формы или с цилиндрическим углублением».

Из описания изобретения следует (а при соответствующем анализе материалов заявки в этом убедился и эксперт), что при наличии в сопле обтекаемой вставки обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в придании потоку кольцевой формы, а при наличии вставки с цилиндрическим углублением обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в формировании противотока, что необходимо для активного смешивания потоков, подводимых через периферийный и центральный каналы.

При выявлении нарушения указанного характера заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения. Целесообразно также обратить внимание заявителя на то, что несовпадение технических результатов, на которые «работают» содержащиеся в формуле совокупности признаков, включающие разные альтернативные признаки, делает невозможным отнесение охарактеризованных такими совокупностями изобретений к вариантам в соответствии с пунктом 10.5 Регламента ИЗ. Такая информация окажется заявителю полезной в том случае, если он при корректировке формулы попытается представить эти изобретения в виде группы.

В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуацию,  исключив из формулы одну из «альтернатив» или показав, что есть общий для этих альтернатив технический результат.

На практике возможна ситуация, при которой признак охарактеризован в формуле посредством трех и более альтернативных понятий, а с нарушением указанного выше условия использованы лишь некоторые из них. Об этом обстоятельстве заявителю также следует сообщить с подробным анализом ситуации.

Не исключено, что в каких-то случаях все содержащиеся в формуле «альтернативы» обеспечивают получение одного и того же технического результата, но каждая (или часть) из них может обеспечить получение еще и своего дополнительного (сопутствующего) технического результата. Это не должно рассматриваться в качестве преграды для признания соблюдения заявителем требований, предъявляемых к альтернативным признакам.

Рассматривая вопрос, связанный с использованием альтернативных понятий для характеристики признака изобретения, необходимо остановиться на следующем.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8.1.3. Регламента ИЗ к признакам изобретения, включаемым в формулу, относится и родовое понятие, отражающее назначение. Следовательно, возможность использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения относится и к характеристике назначения. Например, родовое понятие, отражающее назначение, может включать альтернативные понятия для характеристики сферы использования изобретения («Устройство для намотки рулонов в текстильном или бумажном производстве»).

Следует иметь в виду, что о наличии альтернативы в характеристике назначения не всегда свидетельствует форма записи этой характеристики. Например, родовое понятие, отражающее назначение, представлено в следующей редакции: «Устройство для снятия отработанных втулок с нажимного валика и надевания на него новых втулок».

Из содержания формулы и описания изобретения следует, что для реализации функций снятия и надевания втулок в устройстве предусмотрены сменные рабочие органы, имеющие соответствующее конструктивное выполнение. Следовательно, многофункциональность устройства связана с его переналадкой, т. е. оно работает или как устройство для снятия втулок, или как устройство для их надевания. В таком случае характеристику назначения следует рассматривать как содержащую альтернативные понятия (для снятия или надевания втулок).

Использование альтернативных понятий (в явном или неявном виде) для характеристики назначения «многофункциональных изобретений» допустимо, если при этом так же, как и в других случаях, использования альтернативы в характеристике назначения, не происходит нарушения требований, установленных Регламентом ИЗ.

2.6. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению

При проверке представленной заявителем формулы изобретения с одним независимым пунктом эксперту следует установить, относиться ли она к одному изобретению, как это предписано подпунктом (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ.

2.6.1. Независимый пункт формулы может оказаться составленным заявителем таким образом, что в нем содержатся характеристики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобретения. Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например, так: «Изоляционный материал и способ его получения». Указание на два разных вида объекта уже свидетельствует о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.

Конечно, такая ситуация на практике встречается чрезвычайно редко, но упомянуть о ней представляется необходимым.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение без реализации указанной совокупностью общего назначения. Например: «Набор, содержащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скребок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет головки с разными диаметрами отверстий».

Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует какое-либо указание на общее для этих средств назначение.

Если и в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для указанных средств назначения, то скорректировать формулу для устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а дополнительные материалы с предложением о введении в формулу нового родового понятия, отражающего это общее назначение, должны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

Рассмотренная ситуация может оказаться поправимой, если в описании будет содержаться указание, например на то, что заявленный набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности, при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера обледенения) или совместно, например с применением сначала распылителя для нанесения теплой воды на обрабатываемую поверхность с последующим механическим удалением льда скребком. При таком условии формула может быть скорректирована (на основе первичного описания) путем изложения характеристики назначения, например следующим образом: «Набор (предметов) для удаления льда с поверхности».

Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было устранено. Если эксперту ясно, что изобретения, охарактеризованные в «дефектной» формуле, могут составить группу изобретений, то целесообразно высказать заявителю свои соображения на этот счет.

2.6.2. В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, относится ли такая формула к одному изобретению.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен, в частности независимого пункта. Так, формула изобретения изложена в следующей редакции:

«1. Способ обработки полотна путем его вытягивания, нагрева и увлажнения, отличающийся тем, что нагрев осуществляют непосредственно после вытягивания, а увлажнение проводят в паровой среде.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вытягиванием и нагревом проводят антистатическую обработку полотна».

Как видно из приведенной формулы, для реализации изобретения, охарактеризованного в пункте 2, перед нагревом полотна следует провести его антистатическую обработку, в то же время в соответствии с пунктом 1 непосредственно (это подчеркнуто) перед нагревом проводят вытягивание полотна. Следовательно, содержание пункта 2 формулы «требует» исключить признак («непосредственно»), указанный в пункте 1.

В такой ситуации эксперт вправе утверждать, что предложенная заявителем формула изобретения не относится к одному изобретению. Полученный экспертом вывод доводится до сведения заявителя с подробным анализом ситуации и с предложением скорректировать формулу.

Пути корректировки могут быть различными. Желая сохранить в прежней редакции зависимый пункт, заявитель может исключить из независимого пункта признак («непосредственно»), «препятствующий» реализации изобретения по зависимому пункту, если «оставшаяся» совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение указанного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.

Не следует относить к нарушению обсуждаемого требования ситуацию, при которой в независимом пункте содержится признак, выраженный через альтернативные понятия, а в подчиненном ему зависимом пункте развивается совокупность признаков, включающая лишь одну из альтернатив. Например:

«1. Способ обработки полимерной пленки, включающий нанесение антистатического покрытия, отличающийся тем, что перед нанесением антистатического покрытия пленку подвергают нагреву или продольному вытягиванию.

2. Способ обработки пленки по п. 1, отличающийся тем, что пленку подвергают нагреву при температуре 205–250 оС».

Проверяя многозвенную формулу, эксперт должен также установить, не допустил ли заявитель в отношении зависимого пункта нарушений, рассмотренных в пунктах 2.2 и 2.3.

2.7. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым в формуле не должны приводиться чертежи

В соответствии с требованием подпункта (8) пункта 10.8 Регламента ИЗ в формулу изобретения не должны включаться чертежи. Указанное требование не следует понимать только как недопустимость включения в формулу изобретения собственно чертежей. Такого рода нарушения практически не имеют место. Необходимость обращения в настоящих Рекомендациях к этому требованию вызвана следующим обстоятельством.

Как известно, для характеристики признака выполнения конструктивного элемента устройства часто используется такая форма выражения, как «Т-образный», «L-образный» и т. п., что допустимо. Но если при такой форме изложения характеристики признака используются «нечитаемые» символы (например, ), что на практике имеет место, то в этом случае требование указанного выше положения Регламента ИЗ считается нарушенным.

Заявителю может быть предложено устранить выявленное нарушение, заменив обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу при соблюдении условий подпункта (5)  пункта 10.8 Регламента ИЗ. Например: «пластина по форме выполнена так, как показано на фиг. 3».

1 – Термин «технический признак» не рекомендуется использовать в документах экспертизы, так как он не используется в Кодексе и Регламенте ИЗ

2 – Последнее не означает, что характеристика технического результата, указанного заявителем, не принимается во внимание при рассмотрении изобретения с точки зрения его принадлежности к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. пункт 3.2 настоящего Руководства)

3 – Пояснения, касающиеся природы и принципов выявления «технических признаков» и технического результата, приведены в пункте 2.2.1.1 настоящего Руководства

4 – Признаки, о которых идет речь в пункте 2.4.3 настоящего Руководства, условно могут быть названы нетехническими признаками

Источник

П.Г. Фёдоров,
частнопрактикующий юрист

Актуальность рассматриваемой темы можно подтвердить статистическими данными по оспариванию в судебном порядке двух видов решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента): о признании патента недействительным и об отказе в признании патента недействительным.

«Адвокатская газета» со ссылкой на подготовленные Верховным Судом РФ сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2020 г. показывает, что количество дел по оспариванию решений Роспатента о признании патента недействительным, рассмотренных судом первой инстанции в 2020 г., возросло по сравнению с 2019 г.: с 47 дел в 2019 г. до 62 – в 2020 г. Из них суд удовлетворил заявлений о признании решений Роспатента недействительными: 12 – в 2019 г. и 14 – в 2020 г.

Соответственно процент положительного исхода дела об оспаривании решения Роспатента о признании патента недействительным невысок: 25,5% в 2019 г. и 22,6% в 2020 г.

Статистика Верховного Суда РФ по второму из указанных видов спора (по оспариванию в суде первой инстанции решений Роспатента об отказе в признании патента недействительным) выглядит следующим образом: 27 дел в 2019 г. и 36 – в 2020 г. и Из них суд признал решения Роспатента недействительными: в 2019 г. – 6, в 2020 г. – 131. Процент положительного исхода дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании патента недействительным: 22,2% в 2019 г. и 36,1% в 2020 г.

Сопоставление описанных статистических данных свидетельствует о том, что при инициировании процедуры оспаривания патента вероятность сохранения его в силе невысока. В абсолютных цифрах такую вероятность можно определить в размере не более 26%.

Оспаривание патента помимо очевидного негативного свойства для правообладателя, безусловно, обладает значимым публичным благом. Нельзя исключить ошибки патентного ведомства при выдаче патента. В силу интенсивного технического развития действительный уровень техники в любой предметной области надежно установить практически невозможно2.

Не исключены ситуации недостаточности информационных источников для установления фактов и обстоятельств, которые впоследствии могут привести к признанию патента недействительным, на что справедливо обращает внимание В. Холзер (Walter Holzer)3.

Оспаривание патента (при условии отсутствия недобросовестного поведения конкурентов) имманентно развитию техники. Если полученный результат – это очевидное следствие уровня развития техники, то он все равно бы возник и без таких побудительных мотивов, как патентование4. Достигнутый обществом уровень техники предоставляет возможность решения технической проблемы, возможно, разным набором средств. При совпадении таких средств можно вести речь о совпадении признаков.

Разумная ограниченность в средствах установления новизны ведомственным органом не должна приводить к негативным последствиям на стороне правообладателей, технические решения которых имеют одинаковые либо эквивалентные признаки. Выходом в этой ситуации может являться оспаривание патента с более поздней датой приоритета, но без свидетельствования факта нарушения исключительных прав правообладателя с более ранней датой приоритета5.

Административная и судебная процедуры оспаривания патента выступают «санитарной зоной». Данное мнение можно подкрепить ссылкой А.С. Ворожевич на судебный спор Lear v. Adkins case 1969 г., по результатам рассмотрения которого Верховный суд США пришел к выводу, что «общественный интерес заключается в свободной конкуренции, нахождении идей в общественном достоянии, а, следовательно, в обнаружении недействительных патентов»6.

К сожалению, возможны ситуации злоупотребления правами заинтересованными в прекращении патента лицами. Защита патента осложняется не только сложностью доказывания новизны, но и особенностями действующей процедуры разбирательства, что будет показано на примере конкретного судебного дела.

1. Фактор новизны

Нарушение прав интеллектуальной собственности имеет прежде всего экономические причины7. Поведение заинтересованного лица по оспариванию патента также в большинстве своем продиктовано именно экономической заинтересованностью. Данное лицо может использовать оспаривание патента в качестве защитного механизма в ответ на обвинение его в нарушении прав правообладателя. Либо данное лицо посчитает необходимым защитить свой патент или устранить спорный патент в целях последующей регистрации своего.

Пункт 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предоставляет возможность инициирования процесса оспаривания патента любому лицу, которому стало известно о нарушениях закона при выдаче патента.

Среди предусмотренных законом оснований оспаривания патента особенное место занимает отсутствие новизны. Поскольку закон определяет новизну полезной модели по существенным признакам, а характер разбирательства предусматривает установление таковых в спорном техническом решении, что свидетельствует об их неочевидности, то решению Роспатента или суда по спору будут свойственны вероятностные суждения. Такая особенность не свойственна (или в наименьшей степени свойственна) спорам по иным категориям, в первую очередь, не относящимся к интеллектуальной собственности.

При оспаривании патента по критерию отсутствия новизны заинтересованному лицу необходимо показать реализацию в противопоставляемом решении (которое может быть представлено как сведениями патента, так и иными источниками информации) существенных признаков спорного решения.

Необходимо понимать, что должно быть совпадение каждого признака (всех признаков), а не отдельного признака. Иначе уместно говорить о достижении иного технического результата. Это означает, что в спорном техническом решении не реализуются признаки иного решения, т.е. не осуществляется его использование8.

Вывод о совпадении признаков лишает правообладателя прав на патент, что свидетельствует о том, что заявленная отмененным патентом техническая проблема не решена, а технический результат путем использования обозначенных технических признаков считатется недостигнутым.

Необходимым следствием таких рассуждений становится логическая конструкция, основанная на причинно-следственной связи. Если два сравниваемых технических решения имеют разные техническую проблему и технический результат, то для решения такой проблемы и достижения результата требуются разные способы и средства. А раз это так, то можно предположить не совпадающий набор признаков: возможно, какое-то из решений будет иметь дополнительный признак.

Такого рода рассуждения подталкивают к мнению о совершенствовании системы регистрации патентов в части широкого вовлечения в оценку новизны технического результата. Такой подход может привести к увеличению сроков рассмотрения заявки, что входит вразрез со стремлением Роспатента сократить сроки вплоть до двух месяцев с момента подачи заявки9.

Поскольку Роспатент рассматривает идею сокращения сроков, что предусматривает необходимость изменения алгоритма работы, то можно предположить, что такой алгоритм будет обладать свойством адаптации под активное вовлечение технического результата в оценку новизны.

2. Фактор технического результата

Согласно положениям подзаконных актов, к техническим результатам, обеспечиваемым полезными моделями, относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Технический результат должен быть выражен таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники10. Аналогичное понимание технического результата применимо к изобретению.

Изложенное описание показывает, что технический результат наблюдаем (прямо или косвенно) и он может быть выражен словесно. Поскольку сотрудник ведомства в обязательном порядке дает оценку техническому решению на предмет его осуществления, то данный сотрудник имеет представление о достижении решением с конкретными признаками конкретного технического результата. В этом обнаруживается очевидная связь между данными элементами: существенные признаки полезной модели определяются по наличию причинно-следственной связи с техническим результатом11.

Имеет смысл сделать краткий исторический экскурс.

Как пишет В.А. Мещеряков, Роспатент до 2009 г. оценивал новизну полезной модели исходя из того, что «существенным признаком является любой признак, содержащийся в независимом пункте формулы полезной модели, только потому, что он включен в формулу, а не по той причине, что он причинно обусловливает технический результат»12. В 2009 г. ситуация изменилась и существенный признак стал определяться по связи с техническим результатом.

Поскольку существенные признаки имеют причинно-следственную связь с техническим результатом, то ситуация с достижением разных результатов при совпадении признаков маловероятна либо исключена.

Можно установить концептуальную связь между фактом использования технического решения и отсутствием новизны. В основе двух явлений лежит совпадение существенных признаков. Если констатируется использование технического решения, то свидетельствуется совпадение существенных признаков. И соответственно у технического решения с более поздней датой приоритета отсутствует новизна.

Интересен вопрос о совпадении существенных признаков при наличии в противопоставляемом техническом решении дополнительных существенных признаков. По мнению Верховного Суда РФ, наличие дополнительных признаков в техническом решении помимо существенных признаков не может служить основанием для вывода об отсутствии использования решения13.

Отсутствие однозначного суждения свидетельствует о том, что окончательный ответ возможен только в рамках рассмотрения конкретного дела и, как правило, на основании судебной экспертизы.

Иным образом решается вопрос при констатации факта реализации не всех, а отдельных признаков. В этом случае техническое решение не признается использованным14.

С 2014 года полезные модели, реализация которых без использования признаков иного технического решения невозможна, именуются зависимыми15. Положения о зависимом техническом решении необходимо применять с учетом описанных позиций Верховного Суда РФ, поскольку под зависимым понимается конкретная полезная модель.

Поскольку полезная модель рассматривается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения технической проблемы и получения технического результата, то и фактор зависимости целесообразно рассматривать с учетом таких особенностей. Соответственно зависимость стоит рассматривать с учетом, в том числе, технического результата запатентованного технического решения, а также решаемой проблемы. Тогда зависимое техническое решение совершенствует основное.

Изложенные рассуждения показывают, что закон и правовые подходы Верховного Суда РФ не игнорируют возможность достижения иного технического результата, который появляется при добавлении к известным признакам дополнительных. Но поскольку отсутствие новизны имеется при совпадении всех признаков, то в ситуации с зависимым техническим решением условно можно говорить о наличии новизны в разрезе технического решения и технического результата в целом.

Покуда регистрация патента с совпадающими признаками недопустима и при этом патент в такой ситуации с более поздней датой приоритета можно оспорить, а в ситуации с зависимыми решениями использование решений допустимо при согласии патентообладателя, то в части зависимого решения новизна признается.

Если дополнительные признаки определяют иной технический результат, то новизна может заключаться во взаимосвязи дополнительных признаков с основными, которые составляют запатентованное техническое решение. В этом случае можно говорить об иной технической проблеме, ином техническом решении и ином техническом результате.

Базовые подходы к установлению факта использования технического решения допустимы при оценке новизны. В частности, наличие дополнительных признаков на фоне совпадения существенных не обязательно свидетельствует об отсутствии новизны (рассуждения от противного применительно к п. 123 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Пункт 2 ст. 1351 ГК РФ и подзаконные акты16 содержат критерии определения новизны полезной модели: неизвестность совокупности ее существенных признаков из уровня техники.

Данные положения законодательства приводят на практике к выводу суда о том, что для проверки спорной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна» нормативными актами не предусмотрено выявление технического результата, на достижение которого направлено противопоставленное техническое решение (дело № СИП-719/2021)17. В итоге технический результат спорного технического решения утрачивает значение, а новизна определяется строго автономно по существенным признакам.

Такие выводы обусловлены главным объектом анализа в виде формулы полезной модели, в которой признаки устройства излагаются так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии (подпункт 9 п. 40 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701).

При этом подпункт 2 п. 40 указанного Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 определяет, что формула полезной модели должна быть полностью основана на описании полезной модели, которое, кстати, содержит сведения, раскрывающие технический результат.

Указанное дело № СИП-719/2021 является ярким примером противоречивого взгляда на учет технического результата при оценке правоспособности технического решения по признаку «новизна». Суд определенным критическим образом высказался о роли технического результата, показав отсутствие значимости технического результата, поскольку он не был отражен в формуле спорной полезной модели.

Рассуждения суда по делу № СИП-719/2021 об игнорировании технического результата только на том основании, что он не отражен в формуле, вряд ли можно поддержать. Особенно если принять во внимание содержание в патенте не только формулы, но и описания.

При рассмотрении другого дела суд обратил внимание на необходимость раскрытия технического результата в описании в целях установления существенных признаков18. Тогда как новизна определяется по существенным признакам.

Два указанных дела, конечно, некорректно противопоставлять, но мнение суда по этим делам свидетельствует о разной расстановке акцентов при оценке существенных признаков, что более ярко освещает неоднозначность выводов суда по делу № СИП-719/2021.

Судебные акты по делу № СИП-719/2021 можно подвергнуть разумной критике в вопросе игнорирования технического результата по причине его отсутствия в формуле полезной модели.

Механизм принятия во внимание технического результата можно вывести из закона: на основании п. 2 ст. 1354 ГК РФ для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. На допустимость их использования неоднократно указывалось в судебной практике: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2014 г. по делу № СИП-47/2014; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2015 г. по делу № СИП-77/2015.

Перед выдачей патента проводится информационный поиск в целях последующей проверки новизны технического решения. В состав сведений входит, в том числе, заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета в части уровня техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке.

Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента19.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, отраженном в решении от 16 июня 2020 г. по делу № СИП-1061/2019, при проверке новизны изобретения в уровень техники необходимо включать не только формулу противопоставленного технического решения и его описание в виде текста, но и являющиеся частью описания чертежи (равно как схемы, рисунки, графики, таблицы и т.п., которые также могут являться частью описания).

Получается, что до момента выдачи патента новизна должна проверяться достаточно широко, – как по источникам, так и по широко понимаемому уровню техники. А раз раскрытие технического результата осуществляется в описании, то до момента выдачи патента ведомственный орган наделен определенными средствами, чтобы оценить новизну с учетом достигаемого результата.

Технический результат выступает критерием проверки соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым п. 1 ст. 1351 ГК РФ (техническое решение, относящееся к устройству). Дополнительными критериями оценки в этом случае согласно п. 35 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 являются признаки полезной модели, решаемая проблема, причинно-следственная связь признаков и результата, а также сущность заявленного технического решения.

Подзаконный акт ориентирует на функциональность полезной модели. Она выступает показателем работоспособности полезной модели (устройство).

Между техническим результатом, существенными признаками и новизной имеется очевидная взаимосвязь. Существенные признаки определяются на основе причинно-следственной связи с техническим результатом. При этом новизна определяется по существенными признакам. Технический результат так или иначе вовлечен в определение новизны, хоть и косвенно. Следовательно, бескомпромиссный вывод суда по делу № СИП-719/2021 об игнорировании технического результата не согласуется с ключевым условиям патентоспособности в виде технического решения, относящегося к устройству. Логика суда показывает автономность существенных признаков.

Проблема заключается в выявлении действительного сходства существенных признаков в ситуации, когда информация о противопоставляемом объекте не отражена в патенте (а содержится в статье журнала, сведениях интернет-сайта и т.п.). В этом случае значительно возрастает цена ошибки. Так и произошло по делу № СИП-719/2021.

При рассмотрении дела № СИП-719/2021 было установлено, что лицо, оспаривающее патент, представило в материалы дела сведения интернет-сайта, на котором содержалось описание некоторого устройства. Сначала Роспатент, а потом и суд были поставлены в затруднительное положение относительно сопоставления существенных признаков. Применительно к патенту существенные признаки очевидны. В отношении сведений интернет-сайта существенные признаки устройства носят вероятностный характер. В итоге ведомственный орган и суд ограничились внешним сходством, которое не совпадало полностью.

В отсутствие технического описания противопоставляемого устройства, аналогичного патенту, которое бы позволило с большей достоверностью раскрыть существенные признаки, суд откровенно «побоялся» вести дискуссии относительно технического результата этого устройства. В этой связи суд сравнивал не технические решения, а стремился обнаружить в противопоставляемом устройстве существенные признаки запатентованного решения.

Согласно п. 35 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 для патентоспособности полезной модели значение имеет достижение технического результата применительно к двум значимым критериям: отсутствие противоречия между техническим результатом и известными законами природы и знаниями современной науки о них; наличие причинно-следственной связи между признаками полезной модели и техническим результатом.

Обнаружение в поданной заявке указанных «критериев порочности» приводит к отказу в выдаче патента на полезную модель.

Изложенное свидетельствует не только о том, что признаки полезной модели рассматриваются в совокупности с техническим результатом, но и то, что без возможности достижения технического результата невозможно обеспечение правовой охраны полезной модели.

Изложенное свидетельствует не только о том, что признаки полезной модели рассматриваются в совокупности с техническим результатом, но и то, что без возможности достижения технического результата невозможно обеспечение правовой охраны полезной модели.

В связи с тем, что согласно п. 2 ст. 1376 ГК РФ смысл описания полезной модели состоит в раскрытии ее сущности, под которой в соответствии с п. 35 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 понимаются существенные признаки во взаимосвязи с технической проблемой и техническим результатом, то такая взаимосвязь может быть использована при оценке новизны в процессе толкования формулы.

Технический результат представляет своего рода цель использования полезной модели. Он является логическим следствием взаимодействия существенных признаков. А поскольку обязательным условием заявки на выдачу патента является единство полезной модели, которое обеспечивается за счет технического результата, то технический результат определяет существенные признаки (признаки, необходимые для достижения технического результата).

Можно предположить процесс создания полезной модели, который решает техническую проблему. В качестве поставленной задачи рассматривается достижение требуемого состояния, которое составляет технический результат. При понимании технической проблемы и поставленной задачи (достижение технического результата) условный разработчик определяет способы и методы достижения задачи (область признаков).

Покольку полезную модель иногда именуют «малым изобретением»20, то к описанным рассуждениям можно добавить мнение А.П. Сергеева, который рассматривает изобретение в качестве всякого достигнутого человеком технического результата, суть которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, которая возникла в сфере практической деятельности21. Под творческим результатом следует понимать технический результат.

Описанный алгоритм создания полезной модели и мнение А.П. Сергеева красноречиво показывают превалирование технического результата над существенными признаками. Наличие каких-либо признаков, не позволяющих достичь желаемого результата, лишено смысла для разработчика. Получается, что разработчик «условно» безразличен к набору признаков в силу его заинтересованности в техническом результате.

Технический результат обусловливает осуществимость технического решения22. Она связана с уровнем техники, зафиксированном в информационных источниках, поскольку реализовать то или иное техническое решение возможно только при определенном уровне техники. Такая обусловленность была отражена в п. 21 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном постановлением Совмина СССР от 21 августа 1973 г. № 584.

Поскольку осуществимость (работоспособность) того или иного устройства определяется уровнем техники на конкретном этапе развития общества и при этом она обусловливается техническим результатом (как критерий возможности осуществить техническое решение), то и сам технический результат определяется уровнем техники. В силу причинно-следственной связи между техническим результатом и существенными признаками (условно методы и средства) на определенном этапе развития общества конкретный технический результат может быть достигнут теми методами и средствами, которые соответствуют этому уровню развития общества.

Описанная значимость технического результата для технического решения ставит вопрос о целесообразности его широкого учета для оценки новизны. Также позволяет подвергнуть разумной критике рассуждения суда по делу № СИП-719/2021.

3. Оспаривание патента по факту отсутствия новизны

Безусловно, существует проблема оценки новизны применительно к техническому результату, если заинтересованное лицо, совершая попытку оспорить патент, представляет сведения о противопоставляемом решении, которые не отражены в официальном документе (патент). К примеру, такие сведения могут содержаться в статье журнала, на интернет-сайте. Так произошло при рассмотрении дела № СИП-719/2021.

Оспаривающее патент лицо представило сведения интернет-сайта в подтверждение отсутствия новизны у оспариваемого технического решения. Правообладатель спорного патента представлял суду аргументацию о необходимости принятия во внимание технических результатов противопоставляемого и спорного технических решений.

Правообладатель полагал, что существенные признаки не наличествуют сами по себе, а только в составе устройства, которое направлено на достижение конкретного технического результата. Это, по мнению правообладателя, помогло бы выявить действительные существенные признаки и решить вопрос с новизной. Также, по мнению правообладателя, достижение разных технических результатов должно свидетельствовать о разных существенных признаках.

В силу объективной сложности сравнения технических результатов двух технических решений суд при рассмотрении дела пришел к выводу, что нормативными актами не предусмотрено выявление технического результата, на достижение которого направлено противопоставленное техническое решение в целях проверки спорной полезной модели на соответствие условию патентоспособности «новизна»23.

Правообладатель оказывается в затруднительном положении, поскольку он лишается возможности полноценной оценки противопоставляемого технического решения, что позволило бы путем установления его существенных признаков показать иной технический результат.

В указанном деле суд пришел к выводу, что при проверке соответствия спорной полезной модели условию патентоспособности «новизна» устанавливается наличие существенных признаков формулы в известном из уровня техники устройстве, а не наличие всех признаков противопоставленного устройства в спорной полезной модели. Данный вывод суд сформулировал в ответ на довод заявителя кассационной жалобы о наличии в противопоставляемом источнике дополнительных признаков, которые отсутствуют в спорной полезной модели (т.е. наличие признаков, которые могут приводить к иному техническому решению).

Дело обнажило проблемы, порождаемые используемыми источниками информации, применительно к которым устанавливается новизна. При рассмотрении названного дела заинтересованное лицо представило сведения интернет-сайта, в которых содержалось указание на патент, выданный на территории иностранного государства (Украина).

Правообладатель представил в материалы дела перевод на русский язык указанного патента, полагая, что рассмотрение патента, противопоставляемой полезной модели, может «уравновесить» доказательственную базу и рассмотреть вопрос максимально объективно. В силу содержания в патенте, противопоставляемой полезной модели, технического результата суд сможет более точно определить существенные признаки и выявить действительные различия технических решений. Тогда как противопоставление патенту правообладателя текста интернет-сайта, который может иметь искажения в целях привлекательности реализуемой полезной модели, заведомо ограничивает правообладателя спорной модели в использовании всего доказательственного арсенала.

Суд первой инстанции по делу № СИП-719/2021, соглашаясь с мнением Роспатента, пришел к выводу, что ссылка правообладателя на содержание патента не должна приниматься во внимание, поскольку названный источник не был указан заинтересованным лицом в качестве источника информации, по отношению к которому заинтересованное лицо указывало на несоответствие условию патентоспособности «новизна».

Вывод суда буквально «оголил» правообладателя как участника судебного разбирательства. Заинтересованное лицо избирательным образом сформировало доказательственную базу, которая выгодна ему. И если бы суд принял во внимание патент противопоставляемого решения, на который, кстати, была ссылка в доказательствах заинтересованного лица, то вполне вероятно правообладатель смог бы сохранить свой патент.

Правообладатель показывал суду, что противопоставляемое техническое решение имеет иной технический результат, что подтверждается патентом. Но поскольку суд не принял во внимание данный патент, правообладатель не смог опровергнуть совпадение существенных признаков.

Описанная проблема не возникла бы, если с заявлением обратился бы правообладатель противопоставляемого технического решения, который должен был представить свой патент.

Российский правопорядок позволяет инициировать разбирательство по инициативе любого заинтересованного лица без подтверждения своей заинтересованности. Российская Федерация не является передовиком в таком подходе. Аналогичный подход реализован, к примеру, в Германии24.

Ситуация является подтверждением сложности оценки новизны исключительно по существенным признакам при игнорировании технического результата.

Суд при рассмотрении дела № СИП-719/2021, поставленный в затруднительное положение используемыми источниками информации только в виде интернет-страниц, проигнорировал положения п. 2 ст. 1354 ГК РФ о возможности использования описания и чертежей для оценки формулы.

Проблема в том, что суд не может однозначно понимать существенные признаки противопоставляемого решения исключительно по фотографиям (или тексту) в отсутствие патента.

Правообладатель при рассмотрении дела № СИП-719/2021 пытался донести до суда, что в связи с тем, что обжалованию подлежит полезная модель, необходимо принимать во внимание пространственное расположение деталей. По мнению правообладателя, данной характер составляет суть любой полезной модели.

Но суд пришел к выводу, что пространственное расположение деталей не должно учитываться, поскольку соответствующее пространственное расположение деталей и влияние именно такого расположения деталей на технический результат не отражено в формуле спорной полезной модели. Данный вывод показывает игнорирование судом п. 2 ст. 1354 ГК РФ.

В противоположность мнению суда о том, что пространственное расположение деталей в полезной модели не должно учитываться, А.П. Сергеев отмечает, что обязательным признаком полезной модели по российскому праву является то, что решение задачи как раз заключается в пространственном расположении материальных объектов25.

Столь разные взгляды на описанную характеристику пространственного расположения деталей можно объяснить сложностью суждения о существенных признаках при использовании неофициальных источников. В силу определенного предположительного характера судебных актов при использовании, к примеру, фотографий, суд вынужден игнорировать «места глубокой дискуссии».

Использование в качестве источника распечатки интернет-сайта, как показывает судебная практика, является достаточно эффективным способом оспаривания патента. Суд при рассмотрении одного из дел особо отметил отсутствие сомнений относительно подлинности сведений, содержащихся в распечатках интернет-сайта26. Правообладатель также не смог сохранить свой патент.

4. Некоторые особенности процедуры оспаривания патента

Имеет смысл показать особенности самой процедуры оспаривания патента, которые позволили сначала Роспатенту, а затем и суду сформировать описанные выше выводы по делу № СИП-719/2021.

Верховный Суд РФ применительно к спорам о защите исключительных прав квалифицирует распечатки интернет-страниц в качестве допустимых доказательств (п. 55 Постановления Пленума ВС РФ № 10). Поскольку для подтверждения факта использования технического решения необходимо показать реализацию существенных признаков для полезной модели, то это означает, что на их основе можно показать спорные признаки.

Существует проблема таких источников: суждение о наличии тех или иных признаков часто носит вероятностный характер. Ведомственный орган и суд должны сформировать вывод либо по фотографии, либо по описанию, размещенном на интернет-сайте. При этом описание может носить сугубо субъективный характер, что способно породить ошибки.

Искусственное манипулирование источниками информации, содержащими сведения об уровне техники, может лишить правообладателя прав на патент, даже без демонстрируемого заинтересованным лицом интереса. Несмотря на то что закон позволяет инициировать процесс по оспариванию патента любому лицу, необходимо констатировать, что такое лицо будет отстаивать очевидный, как правило, материальный интерес.

Если принимать во внимание публичную значимость споров о недействительности патентов, то суду необходимо более полно устанавливать информационные источники и вовремя обнаруживать манипулирование доказательственной базой. Безусловно, суд не вправе ограничивать участников процесса в использовании доказательств, но оказывать содействие в сборе доказательств и пресекать недобросовестное поведение он уполномочен законом.

Патентообладатель при рассмотрении дела № СИП-719/2021 смог бы аргументировать к ст. 10 ГК РФ, если бы спор о защите исключительных прав и спор о действительности патента рассматривался в одном деле в исковом порядке. Между двумя видами споров имеется хронологическая связь: в ответ на спор о защите исключительных прав инициируется спор о недействительности патента.

Специальная подведомственность споров о действительности патента административным органам широко распространена в мире. С одной стороны, это является очевидным преимуществом, поскольку спор рассматривает специально уполномоченный орган. С другой стороны, административный порядок не позволяет использовать широкий арсенал защитных мер, которыми обладают традиционные истец и ответчик в суде.

А.С. Ворожевич, описывая иностранный опыт, констатирует, что в Германии конкуренты правообладателя часто используют третьих лиц, что считается правомерным. Исключение составляют случаи, когда конкуренты связаны договорной обязанностью (в рамках лицензионного соглашения) не оспаривать действительность патента. Это не исключает возможность отказа в иске.

С правообладателем по описанному делу № СИП-719/2021 произошел схожий случай. Первоначально правообладатель обратился в суд за защитой своих интеллектуальных прав (дело № А32-33305/2020). Спустя некоторое время заинтересованное лицо, которое не являлось ответчиком по делу о защите интеллектуальных прав правообладателя, обратилось в Роспатент с заявлением об оспаривании патента. Пример переплетения дел с участием правообладателя показывает, что оспаривание патента является достаточно эффективным способом защиты от претензий в рамках спора о защите интеллектуальных прав.

Тот же автор (А.С. Ворожевич) применительно к опыту США ссылается на позицию Апелляционного суда федерального округа в деле Morton International, Inc. v. Cardinal Chemical Company. Суд указал на допустимость рассмотрения требования о признании патента недействительным, даже после установления того, что права правообладателя патента не нарушены. Речь идет о ситуации предъявления встречного требования о признании патента недействительным в ответ на защиту прав правообладателя.

Суд указал, что в вынесении решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес, а также то, что между требования о защите исключительных прав и требованием о недействительности патента последний имеет большее публичное значение27.

Что касается опыта США, то согласно Патентному закону США информацию о предшествующем уровне техники, состоящую из патентов и печатных публикаций, заявлений патентообладателя, поданных в производстве в федеральном суде или патентном ведомстве, где патентообладатель занимает позицию относительно любого притязания патента, определяется заинтересованным лицом, которое полагает, что такая информация имеет отношение к патентоспособности любого притязания патента28.

Аналогичный порядок первоначального определения информационных источников закреплен и в Российской Федерации. К возражению должны быть приложены документы и материалы, подтверждающие доводы, на которых основано возражение. При этом в отношении отзыва правообладателя такого требования нет, что обращает на себя внимание.

Уже после инициирования спора в ведомственном органе заинтересованное лицо праве представлять дополнительные документы. Правообладателю остается только опровергать сообщаемые заинтересованным лицом сведения. Ведомство при недостаточности имеющихся сведений может запрашивать у спорящих сторон дополнительные сведения29.

Поэтому Суд по интеллектуальным правам в решении от 22 ноября 2021 г. по делу № СИП-719/2021 проигнорировал патент в отношении противопоставляемого технического решения, который был представлен правообладателем. Текст судебного акта свидетельствует о том, что уровень техники с опорой на информационные источники определяет заинтересованное лицо.

Ограничений по уровню техники в отношении изобретения и полезной модели нет. При этом уровень техники не связан с уровнем развития техники или технических достижений, принимаемых во внимание при проверке новизны. Это знания, доступные неопределенному кругу лиц на определенную дату30.

В праве иностранных государств также используется неограниченный подход к уровню знаний, отраженных в широком перечне источников, среди которых показательными являются: устные и письменные публикации (книги, журналы, устные сообщения во время конференций и семинаров и т.п.), сведения о фактах открытого применения изобретения (продажа изделий, их экспонирование при отсутствии выставочного приоритета31.

Манипулируемые заинтересованным лицом информационные источники представляют собой его субъективный взгляд, что резонирует с объективностью, которая имеет место быть на момент выдачи патента.

Согласно п. 49 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 информационный поиск, с учетом которого будет проводиться проверка новизны полезной модели, проводится в отношении совокупности существенных признаков с привязкой к техническому результату. Другими словами, уровень техники определяется по совокупности существенных признаков, достаточной для достижения заявленного технического результата.

Кроме того, в соответствии с п. 49 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 информационный поиск осуществляется применительно к совокупности существенных признаков с учетом описания и чертежей, которые позволяют понять алгоритм достижения технического результата.

Уровень техники на момент принятия решения о выдаче патента учитывает технический результат полезной модели, несмотря на то, что анализ новизны определяется по существенным признакам. При этом качественный анализ новизны на момент выдачи патента ведомственный орган может обеспечить при сравнении с уже запатентованными техническими решениями, что позволяет оценить технический результат.

Свободный подход к установлению информационных источников, определяемых по усмотрению заинтересованного лица, предоставляет ему преимущество перед правообладателем спорного патента.

Возможно, одним из способов воспрепятствования недобросовестному поведению такого лица было бы право правообладателя опровергать схожесть признаков применительно к техническому результату. Можно было бы воспользоваться приемом в виде анализа патентоспособности противопоставляемого технического решения требованию осуществимости, что позволит предположить технический результат. При несовпадении технических результатов неминуемым выводом будет несовпадение всех существенных признаков. Допустимым и относимым доказательством была бы экспертиза.

Поскольку интерес в оспаривании патента проявляет заинтересованное лицо, то оно должно будет доказать осуществимость противопоставляемого решения применительно к совпадению существенных признаков и достижение аналогичного технического результата.

1 https://www.advgazeta.ru/novosti/sip-otmenil-pochti-tret-osporennykh-resheniy-rospatenta-i-okolo-50-resheniy-fas/

2 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. – М.: Проспект, 2009. С. 162.

3 Halzer W. Effective Mechanisms for Challenging the Validity of Patents // http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/ en/2006/scp_of_ge_06/presentations/scp_of_ge_06_holzer.pdf.

4 Интеллектуальная собственность // П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев; пер. с англ. Л. А. Нежинской. – Москва: Юристъ, 2000 // https://www.booksite.ru.

5 Пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

6 Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт. Ворожевич А.С. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 2, декабрь 2013 г., С. 16-30.

7 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. – М.: Проспект, 2009. С. 38.

8 Пункт 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

9 Круглый стол из цикла «Диалог с властью»: «Как Роспатент помогает эффективно использовать и защищать современные технологии». Закон, № 7, июль 2018 г., С. 107-111.

10 Пункт 35 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состава сведений о выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную модель, утв. приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701).

11 Пункт 35 Приказа Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701, решение Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2019 г. по делу № СИП-517/2019.

12 Устранение Судом по интеллектуальным правам нарушений прав и законных интересов заявителей в решениях Роспатента в случаях признания этих решений недействительными. Мещеряков В.А., Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4, июнь 2014 г., С. 28-36.

13 Пункт 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 10).

14 Определение Верховного Суда РФ от 22 мая 2020 г. № 309-ЭС19-26352.

15 Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

16 Пункт 2.9.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата», утв. приказом Роспатента от 26 декабря 2018 г. № 233.

17 Постановление Президиума СИП от 17 марта 2022 г. № СИП-719/2021.

18 Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 ноября 2019 г. по делу № СИП-517/2019.

19 Приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Состава сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состава сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение» (далее – Приказ Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316).

20 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учеб. – М.: Проспект, 2009. С. 191.

21 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. – 2-е изд., перераб. И доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 408.

22 Технический результат: любовь без взаимности. Пантелеев М.В., Патентный поверенный, 2014 г., № 4, С.27-34.

23 Постановление Президиума СИП от 17 марта 2022 г. по делу № СИП-719/2021.

24 Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт. Ворожевич А.С. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 2, декабрь 2013 г., С. 16-30.

25 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. – 2-е изд., перераб. И доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. С. 431.

26 Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2017 г. по делу № СИП-433/2017.

27 Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт. Ворожевич А.С. Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 2, декабрь 2013 г., С. 16-30.

28 О реформе патентного законодательства Соединенных штатов Америке. Еременко В.И. Законодательство и экономика, № 6, 2012., С. 50-65.

29 Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные Приказом Минобрнауки России № 644, Минэкономразвития России № 261 от 30 апреля 2020 г. «Об утверждении правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке».

30 Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право.

31 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник // Отв. Ред. Проф. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Том II – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 2008. С. 485.

Список литературы

1. Halzer W. Effective Mechanisms for Challenging the Validity of Patents // http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2006/scp_of_ge_06/presentations/scp_of_ge_06_holzer.pdf.

2. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник – М.: Проспект, 2009. 368 с.

3. Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич О.С. Гринь и др; под общей редакцией Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Том 4: Патентное право.

4. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник // Под ред. проф. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Том II – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 2008. 640 с.

5. Интеллектуальная собственность // П. Б. Мэггс, А. П. Сергеев; перевод с английского Л. А. Нежинской. – Москва: Юрист // https://www.booksite.ru.

6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учебник – 2-е изд, перераб. доп. М.: ТК Велби, Издательский дом Проспект, 2004. 752 с.

7. Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики: монография. Москва. Волтерс Клувер, 2009. 464 с.

8. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Перевод с польского С.М. Червонной, Москва: Логос, 2005. 664 с.

9. Дедов Д.И. Конфликт интересов. – Москва: Волтерс Клувер, 2009. 288 с.

10. Ворожевич А.С. Признание патента недействительным: российский и зарубежный опыт // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 2, декабрь 2013.

11. Мещеряков В.А. Устранение Судом по интеллектуальным правам нарушений прав и законных интересов заявителей в решениях Роспатента по делам о признании этих решений недействительными // Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 4, июнь 2014.

12. Пантелеев М.В. Технический результат: любовь без взаимности // Патентный поверенный, 2014, № 4.

13. Еременко В.И. О реформе патентного права Соединенных Штатов Америки // Законодательство и экономика, № 6, 2012.

Источник

Технический результат – Средство достижения технического результата

Средство достижения
технического результата

Технический результат
изобретения

Увеличение
термостойкости капсюля, позволяющее
обеспечивать устойчивое зажигание
ме-тательных порохо-вых зарядов,
отсутствие оржавляющего действия

Экологичный состав
с оптимальными физико-химическими
характеристиками, обеспечивающими
надежность горения, стабильность
воспламенения

Увеличенные
энергетические характеристики

Термостойкий
неоржавляющий ударно-воспламенительный
состав, прикрытый сверху защитным
покрытием

Патент
РФ №2443969

17.05.2010

Закрытое акционерное
общество “БИ-ВЕСТ” (RU)

Продолжение таблицы
1.5.3

 В состав,
содер-жащий диазо-динитрофенол,
тетразен и инерт-ный сенсибилиза-тор,
введен динитробензофур-оксан калия

Патент
РФ №2121469

25.12.2010

Закрытое
акционерное общество “БИ-ВЕСТ”

Применение
дополнительно перманганата калия и
полимера

Патент
РФ №2269503

05.10.2004

Закрытое акционерное
общество “Новосибирский патронный
завод” (ЗАО НПЗ) (RU)

Введение окислителя,
динитрата бария, который предварительно
смешивается с инертным сенсибилизатором

Патент
РФ №2179962

13.02.2010

ЗАО
“Би-Вест”

В
качестве энергетической добавки
используют мелкодисперсные металлы
или термитные смеси с размерами частиц
менее 60 мкм

Патент
РФ №2010119365

17.05.2010

Закрытое акционерное
общество “БИ-ВЕСТ” (RU)

Обобщенные выводы
по результатам проведенных патентных
исследований представлены ниже в
заключении

Заключение по патентной части

Проделанное
исследование патентной документации
по предмету поиска выявило:

  1. Все перечисленные
    в таблице 1.5.1 изобретения направлены
    на создание
    экологически
    чистых составов повышенной надежности,
    обеспечивающие устойчивое зажигание,
    с увеличенными энергетическими
    характеристиками.

  2. Основной тенденцией
    развития рецептур ударно-воспламенительных
    составов для КВ стрелкового оружия
    является стремление создать более
    экологичный состав с оптимальными
    физико-химическими характеристиками,
    обеспечивающими надежность горения,
    стабильность воспламенения ( патенты
    №2121469, №2269503 ) и увеличение энергетических
    характеристик ( №2179962, №2010119365 ).

  3. Динамика патентования
    изобретений по исследуемой теме, как
    это следует из анализа таблицы 1.5.2,
    неравномерна по годам. Пик изобретательской
    активности приходится на 2006 и 2011 года.
    В последующих годах идет неравномерное
    распределение патентования изобретений.

В 2005, 2007 и в 2010 году
публикуется одно изобретение. В 2004,2009
и 2012 опубликованы по 2 изобретение. В
2013 и 2014 годах изобретения по исследуемой
теме не публиковались.

4. Из анализа
таблицы 3 следует, что:

  1. Уровень
    совершенствования ударно-воспламенительных
    составов характеризуется:

– повышенной
термостойкости капсюля, позволяющее
обеспечивать устойчивое зажигание
метательных пороховых зарядов, отсутствие
оржавляющего действия, за счет защитного
покрытия и добавления полимера и
перманганата калия;

– создание
экологически чистого ударного состава
с оптимальными физико-химическими
характеристиками, обеспечивающими
надежность воспламенения, стабильность
горения и полноту сгорания метательного
заряда за счет добавления более
компонентов дающих безопасные продукты
сгорания;

– увеличение
энергетических характеристик, за счет
добавления мелкодисперсных и термитных
горючих.

Анализ патентных
документов позволил принять решение о
целесообразности использования при
выполнении выпускной квалификационной
работы технического решения изобретения,
описанного в патенте №2269503. В нем как и
в выпускной квалификационной работе,
рассматриваются пути создания экологически
чистого ударно-воспламенительного
состава с оптимальными физико-химическими
характеристиками, обеспечивающими
надежность воспламенения, стабильность
горения и полноту сгорания метательного
заряда. Различие состоит в том что в
дпломной работе предлагается увеличение
времени высыхания состава для безопасности
при формовании составов для КВ, увеличением
влажности используя различные полимеры.

Выявленная общность
характеризует наличие прогрессивных
решений в дипломном проекте по сравнению
с выявленными в процессе поиска
изобретениями в исследуемой области.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
Источник

Примечание. Гиперссылки на НПА приведены по состоянию на январь 2022 г. Используйте функцию «Перейти в действующую редакцию».

Патентное право — институт гражданского права, который регулирует правоотношения, связанные с созданием и использованием объектов интеллектуальной собственности, охраняемых патентом.

По закону исключительное право на изобретение признается и охраняется только в случае, если изобретение прошло государственную регистрацию (ст. 1353 ГК РФ). Регистрацию проводит Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), в результате чего выдается патент на изобретение.

Патент — охранный документ, который выдается от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

В соответствии со ст. 1354 ГК РФ патент удостоверяет:

  • приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца;
  • авторство;
  • исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Наличие у владельца патента создаёт такую правовую ситуацию, когда запатентованное изобретение может использоваться (изготавливаться, применяться, продаваться, импортироваться) только с разрешения патентообладателя, то есть ему принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Выдачу патентов в Российской Федерации осуществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Многие функции, связанные с выдачей патентов, осуществляют подведомственные ему учреждения. Так, экспертизу поступивших документов и заявленных изобретений осуществляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Объекты патентного права

Объекты патентного права — это изобретения, полезные модели и промышленные образцы, то есть результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.

Все перечисленные объекты должны обладать определенными критериями (см. рис).

Объекты патентного права

Так, все объекты должны отвечать такому критерию, как новизна. Критерию “промышленная применимость” должны отвечать изобретение и полезная модель, кроме того, промышленный образец должен обладать оригинальностью.

Наличие указанных критериев дает возможность отнести изобретение, полезную модель или промышленный образец к патентоспособным.

Теперь разберем каждый объект подробнее.

Изобретение — техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом).

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере, и новым, если оно не известно из уровня техники.

При установлении возможности использования изобретения на практике проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, указаны ли в документах средства и методы, с помощью которых возможно получить результат (изобретение) в том виде, как оно охарактеризовано в заявке. Иными словами, можем ли мы достичь того самого технического результата, если будем использовать указанный заявителем алгоритм действий.

Алгоритм действий и используемые средства, методы, способы, описывающие сущность объекта, то есть совокупность всех признаков, достаточных для достижения результата, называется формулой изобретения.

Формула изобретения входит в состав документов заявки на изобретение, необходимых для получения патента.

Правовое значение формулы изобретения состоит в том, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения (ст. 1354 ГК РФ).

В 2021 году Роспатент опубликовал перечень лучших изобретений 2020 года. В этот список вошло изобретение, которое было запатентовано как “Система и способ обнаружения интеллектуальных ботов, и защита от них” (см. рис.):

Система и способ обнаружения интеллектуальных ботов

Технология прошла испытания, внедрена и функционирует в российских банках, пресекая нелегитимные действия в отношении защищаемых порталов, сайтов, банковских систем.

Кроме традиционных и понятных объектов запатентовать можно даже производство кильки в томатном соусе, данное изобретение относится к технологии производства рыбных консервов.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (п. 2 ст. 1350 ГК РФ). Говоря о понятии “общедоступные”, необходимо понимать сведения, которые содержатся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само либо законно получить информацию от других лиц.

По общему правилу российского законодательства приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент. Приоритет — это преимущественное право заявителя на получение патента по отношению к другому заявителю, которое обусловлено более ранней датой подачи заявки.

Изобретение может не только относиться к созданию новой “прорывной” техники или инновационного метода, но и состоять в усовершенствовании давно созданных изобретателями и широко применяемых объектов техники, продуктов или способов.

Например, прообраз швейной машинки (см. рис. *) был создан в IV веке.

Швейные машинки

* Демонстрируемые изображения (товарные знаки) являются собственностью их владельцев и упоминаются исключительно в информационных и учебных целях.

В 1851 году усовершенствованная швейная машинка была создана Исааком Зингером и запатентована. Современный ассортимент швейных машинок составляет несколько тысяч образцов, при этом в большинстве из них сохранился принцип действия машинки Зингера.

Гражданский кодекс дает перечень объектов (п. 5 ст. 1350 ГК РФ), которые не являются изобретениями и не могут быть зарегистрированы. Исключается возможность отнесения перечисленных объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента касается этих объектов как таковых. В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется тем же объектам, что указаны в законе для изобретений.

Не являются изобретениями, в частности:

  • открытия;
  • научные теории и математические методы;
  • решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
  • правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
  • программы для ЭВМ;
  • решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

  • сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов;
  • топологиям интегральных микросхем.

Полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относятся конструкции и изделия. Конструкции — состав и взаимное расположение частей какого-нибудь механизма, сооружения, построения, а также само такое построение, сооружение. Изделия следует понимать как результат человеческого труда.

К устройствам, в частности, относятся оборудование, аппараты, машины и их детали, средства связи, здания, сооружения, тара, крепежные изделия и т.д.

Говоря об охране запатентованного устройства, нужно признать, что обнаружить факт использования устройства гораздо проще, чем факт использования способа, так как устройство можно найти в магазине, в рекламе и т.д.

Условиями патентоспособности полезной модели являются новизна и промышленная применимость.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности, для этого признака применяются те же правила, что и для изобретения.

Для характеристики устройств используются определенные признаки:

  • наличие конструктивного элемента(ов);
  • наличие связи между элементами;
  • взаимное расположение элементов;
  • форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
  • форма выполнения связи между элементами и т.д.

Полезная модель, как и изобретение, относится к техническому решению, чтобы понять разницу, необходимо определиться с их отличиями (см. таблицу).

ОТЛИЧИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Гарантирует правовую защиту только устройству Охраняет способ и продукт (разработку), включающий в себя устройство
В рамках заявки можно защитить только одно техническое решение (одно устройство) В рамках заявки можно защитить не только один объект, но и группу объектов (устройств), объединённых единым изобретательским замыслом

Требования патентоспособности:

  • новизна
  • промышленная применимость

Требования патентоспособности:

  • новизна
  • промышленная применимость
  • изобретательский уровень
Более жесткие требования к  формулировке технического результата Менее жесткие требования к  формулировке технического результата
Срок действия патента: 10 лет Срок действия патента: 20 лет

Промышленный образец — это художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, по своей сути это дизайнерская разработка.

К его существенным признакам относятся признаки, определяющие эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности: форма, конфигурация, орнамент, рисунки, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия — все то, что делает изделия привлекательными и оригинальными.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).

Например, дизайнерское игровое кресло, выполненное из специальных материалов, обеспечивающих амортизацию (см. рис. *).

Дизайнерское игровое кресло

* Демонстрируемые изображения (товарные знаки) являются собственностью их владельцев и упоминаются исключительно в информационных и учебных целях.

Форма, подголовник, упор для спины и подлокотники — позволяют снизить усталость и напряжение рук. Эргономичная конструкция разработана для сохранения правильного положения тела и избежания заболеваний позвоночника и т.д.

Эстетические особенности изделия — это свойства, которые определяют соответствие изделия художественным нормам, развивающие эстетический вкус потребителя.

К промышленным образцам могут быть отнесены как составные части изделия, так и компоненты для сборки составного изделия (например, бампер, фара автомобиля), упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, а также наборы (комплекты) из изделий.

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части.

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование, например, мебельный гарнитур или столовый сервиз.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются (при условии их более раннего приоритета) все поданные в РФ другими лицами заявки на промышленные образцы и уже запатентованные образцы. Проверка новизны промышленного образца производится в отношении всей совокупности его существенных признаков.

ГК РФ установлены основаниями для отказа в правовой охране в качестве промышленного образца следующие решения.

Не предоставляется правовая охрана:

  • решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
  • объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
  • объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных или им подобных веществ.

Объекты патентного права

После того, как мы определились с объектами патентного права, необходимо определиться с субъектами.

Авторами объектов патентных прав закон (ст. 1347 ГК РФ) признает граждан, творческим трудом которых создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Из приведенного определения понятия следует, что по российскому законодательству автором объекта патентных прав может быть только физическое лицо независимо от его гражданства и места жительства. Указанное обстоятельство исключает возможность признания авторами изобретения, полезной модели, промышленного образца юридических лиц или публичных образований.

Если изобретение (промышленный образец, полезная модель) создано несколькими лицами (соавторами), каждый из соавторов имеет право на получение патента (ст. 1348 ГК РФ).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 сформулировано разъяснение о том, что “авторами (соавторами) не являются лица, оказавшие автору изобретения, полезной модели или промышленного образца только техническую помощь (изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов; оформление документации и т.п.), а также лица (например, руководители, другие должностные лица), осуществлявшие лишь руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца”.

Патентообладателем является лицо, которому выдан патент на изобретение, патент на полезную модель или патент на промышленный образец.

Подать заявку в Роспатент может лицо, имеющее право на получение патента в отношении изобретения, промышленного образца или полезной модели (п. 1 ст. 1374 ГК РФ).

По общему правилу таким правом обладает автор изобретения — физическое лицо, создавшее изобретение своим творческим трудом (п. 1 ст. 1357 ГК РФ).

При этом существуют другие случаи, при которых правом на получение патента может обладать не только автор.

Пример 1 — право на получение патента принадлежит работодателю, если:

  • сотрудник создал изобретение при выполнении своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя;
  • трудовой или гражданско-правовой договор между работодателем и сотрудником не содержит условия о том, что правом получить патент на служебное изобретение обладает сотрудник;
  • не прошло четыре месяца с момента, когда сотрудник уведомил работодателя о создании изобретения.

Пример 2 — право на получение патента принадлежит приобретателю (юридическому или физическому лицу), если был заключен договор об отчуждении права на получение патента с автором изобретения либо с иным лицом, обладающим правом получить патент на изобретение.

Пример 3 — право на получение принадлежит правопреемнику, лицу, к которому это право перешло по иным основаниям, например, в порядке универсального правопреемства:

  • при наследовании (в случае смерти автора или иного физического лица, обладающего правом на получение патента);
  • в процессе реорганизации (при реорганизации юридического лица, имеющего право получить патент).

Заявка на выдачу патента

Содержание заявки на выдачу патента для изобретения, промышленного образца и полезной модели регламентировано ГК РФ.

Например, заявка на изобретение должна содержать (п. 2 ст. 1375 ГК РФ):

  • заявление о выдаче патента;
  • описание изобретения;
  • формулу изобретения;
  • чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
  • реферат.

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем, правообладателем, иным лицом самостоятельно или через патентного поверенного.

Патентный поверенный — это специалист, который занимается регистрацией, защитой результатов интеллектуальной деятельности, а также оформляет передачу прав на них по договору. Статус патентного поверенного может получить гражданин РФ, который удовлетворяет условиям Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ “О патентных поверенных” и прошел государственную аттестацию в Роспатенте.

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности через патентных поверенных, если международным договором РФ не предусмотрено иное.

Каждая поданная в Роспатент заявка проходит экспертизу.

Экспертиза состоит из двух стадий: 1) формальной (проверяется наличие документов заявки и соблюдение установленных требований) и 2) по существу.

Например, при экспертизе заявки (по существу) на выдачу патента на изобретение проводят:

  • установление приоритета изобретения;
  • проверку формулы изобретения;
  • проверку описания изобретения (достаточность раскрытия сущности изобретения);
  • проверку дополнительных материалов;
  • определение уровня техники;
  • проверку соответствия патентоспособности и отношения к объектам, которые не могут быть объектами патентного права.

Сроки действия патентов

Патент, выданный Роспатентом, действует только на территории Российской Федерации в течение ограниченного срока.

Согласно ст. 1363 ГК РФ в России:

  • патент на изобретение действует в течение 20 лет;
  • патент на полезную модель — в течение 10 лет;
  • патент на промышленный образец — 5 лет.

Срок действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая с даты подачи первоначальной заявки в Роспатент.

Договоры в патентном праве

Договоры в патентном праве по общим правилам, предусмотренным для всех объектов интеллектуальной собственности, возможно разделить на два вида:

  • договоры об отчуждении исключительного права (передача патентных прав);
  • лицензионные договоры (исключительная и неисключительная лицензия).

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена только после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (ст. 1393 ГК РФ). Чтобы получить охрану изобретения в других странах, необходимо подавать заявки в каждой интересующей стране или использовать процедуры международного патентования, предусмотренные международными соглашениями.

Источник

Добавить комментарий